——深圳市基本生活用品有限公司与深圳市思派硅胶电子有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

岳 利 浩

要点提示：重复侵权至少应当具备以下构成要件，一是前诉判决生效之日距后诉再次发现侵权行为之日间隔合理期间，以排除前诉判决生效后，短时间内客观上难以回收并销毁被诉侵权产品的情形；二是前诉与后诉均由同一侵权人实施侵权行为，以排除被诉侵权产品是前诉的侵权产品遗漏在市场上被偶然发现，以及他人栽赃行为；三是后诉被诉侵权产品与前诉被诉侵权产品基本相同，在前诉生效判决已经确认构成侵权的情况下，被诉侵权产品构成侵权事实清楚，不存在难以判断的问题。

案例索引：

一审：深圳市中级人民法院（2014）深中法知民初字第552号。

二审：广东省高级人民法院（2016）粤高法民三终字第1036号。

一、案情

上诉人（原审原告）：深圳市基本生活用品有限公司（以下简称“基本生活公司”）。

被上诉人（原审被告）：深圳市思派硅胶电子有限公司（以下简称“思派公司”）。

2014年8月6日，基本生活公司以思派公司生产、销售、许诺销售涉嫌侵犯产品、侵犯其外观设计专利权为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令思派公司：1.立即停止生产、销售、许诺销售侵权产品，立即销毁库存侵权产品及专用生产模具；2.赔偿基本生活公司经济损失及为制止侵权所支出的合理费用共计人民币100万元；3.承担本案所有诉讼费用。

2010年10月9日，基本生活公司法定代理人陈实向国家知识产权局申请了名称为“名片盒（A3308）”的外观设计专利，并于2011年4月6日获得授权，专利号为ZL201030547929.9。2011年5月6日，专利权人陈实与基本生活公司签订了《专利实施许可授权书》。

涉案专利由不同角度的七幅图组成，设计要点在于形状，最能表明本外观设计要点的视图是主视图。从主视图看，整体呈长方形状，由盒身和盒盖组成，盒身中部有一类似长方形的镂空，靠近盒身开口即镂空顶部的部位有一圆形突出物，内置磁铁，为盒盖开合固定之物；盒盖是与盒身相连的矩形物体，盒盖向内侧折叠，形成封口，盒盖内侧与盒身相连的部分作锯齿状处理，盒盖内侧靠近顶端的部分有一个圆形的磁铁，盒盖折叠后与盒身的磁铁相吸引，形成闭合名片盒。

2014年5月28日，基本生活公司的委托代理人在公证员监督下，使用公证处电脑在网上购买了被诉侵权产品。2014年6月4日，基本生活公司委托代理人与公证员现场收取了装有被诉侵权产品的包裹，取得被诉侵权产品（白色硅胶卡包）。经比对，被诉侵权产品设计与涉案专利外观设计相同。

另查明，2012年2月9日，基本生活公司曾以思派公司制造、销售被诉侵权产品，侵害涉案外观设计专利权为由，将思派公司、深圳市维汶旎贸易有限公司（以下简称“维汶旎公司”）诉至深圳市中级人民法院，请求：1.责令两被告立即停止生产、销售侵权产品，并立即销毁用于生产该侵权产品的专用模具及库存侵权产品；2.判令两被告赔偿经济损失人民币10万元，两被告负连带责任；3.判令两被告负担诉讼费和维权费用共计人民币2000元。该院经审理作出（2012）深中法知民初字第250号民事判决，认定思派公司、维汶旎公司未经基本生活公司许可，擅自生产、销售与涉案专利外观设计相近似的同类产品，构成共同侵权。思派公司、维汶旎公司应立即停止侵权，并共同赔偿基本生活公司的经济损失。遂判决：“一、维汶旎公司、思派公司立即停止侵害基本生活公司ZL201030547929.9号名片盒（S3308）外观设计专利权，并销毁库存侵权产品及专用生产模具；二、维汶旎公司、思派公司在本判决生效之日起十日内连带赔偿基本生活公司经济损失3万元；三、驳回基本生活公司的其他诉讼请求。”维汶旎公司不服一审判决，提起上诉。广东省高级人民法院经审理于2012年10月18日作出（2012）粤高法民三终字第406号民事判决，维持原判。该判决于2012年11月5日生效。经对比，本案被诉侵权产品与该案被诉侵权产品相同。

二、裁判

深圳市中级人民法院认为，思派公司已经构成许诺销售侵权行为。但是，基本生活公司指控思派公司制造、销售被诉侵权产品，实质是（2012）粤高法民三终字第406号案（以下简称第406号案）的重复诉讼。首先，两案被告系同一人，均为基本生活公司；被告中均有思派公司，虽然第406号案件中思派公司还有维汶旎公司，但基本生活公司的该项诉讼请求均针对思派公司，应当承担责任的主体仍然是思派公司。其次，两案涉及同一法律关系和同一法律事实，两案均是基本生活公司基于认为思派公司制造、销售侵害其涉案专利权产品而提起的侵权损害赔偿纠纷。虽然两案被诉行为的发生时间有所不同，但基本内容、所涉事实相同，在生效判决已经做出认定并予以处理的前提下，法院不再就此进行审理，仅就许诺销售侵权行为进行处理，遂判决：一、思派公司立即停止许诺销售侵害基本生活公司ZL201030547929.9号专利权的产品；二、思派公司于判决生效之日起十日内赔偿基本生活公司维权合理开支人民币5587.86元；三、驳回基本生活公司其他诉讼要求。

基本生活公司不服一审判决上诉至广东省高级人民法院。

广东省高级人民法院认为，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十七条规定，当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。从本案的情况来看，首先，基本生活公司在第406号案判决生效之后，再次将思派公司诉至法院，前诉的原告和后诉的原告均为基本生活公司，前诉的被告之一思派公司和后诉的被告思派公司相同，因此前后诉的当事人基本相同；其次，前诉的诉讼标的是确认思派公司是否在2012年2月有制造、销售被诉侵权产品的行为，后诉的诉讼标的是确认前诉生效之后，思派公司是否在2014年5、6月间有制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。前诉、后诉的诉讼标的所指向的侵权行为时段不相同；第三，基本生活公司在前诉中的诉讼请求是：责令思派公司立即停止2012年2月发现的生产、销售侵权行为，销毁专用模具及库存侵权产品；赔偿经济损失人民币10万元，并负担诉讼费和维权费用。基本生活公司在后诉中的诉讼请求是：判令思派公司立即停止前诉生效后2014年5、6月再次发现思派公司的生产、销售、许诺销售侵权行为，销毁库存侵权产品及专用生产模具；赔偿基本生活公司经济损失及为制止侵权所支出的合理费用共计人民币100万元，并承担本案所有诉讼费用。可见，后诉与前诉的诉讼请求不相同，后诉的诉讼请求也不会从实质上否定前诉裁判结果。综上，后诉与前诉并不符合法律规定的重复起诉的构成要件。

广东省高级人民法院确认思派公司的行为构成重复侵权行为，理由如下：首先，前诉制造、销售被诉侵权产品行为的时间是2012年2月，终审判决生效时间为2012年11月5日，后诉在网站上的许诺销售以及销售的时间是2014年5、6月间，前诉判决生效之日距后诉再次发现侵权行为之日长达一年半，可以排除思派公司在前诉判决生效后，短时间内客观上难以回收并销毁被诉侵权产品的情形；其次，后诉针对的是思派公司在本公司网站上许诺销售、并由公司直接销售被诉侵权产品的行为，可以排除被诉侵权产品是前诉的侵权产品遗漏在市场上被偶然发现，也可以排除是人为栽赃思派公司的行为；第三，思派公司主张其在网站上的许诺销售行为是两年来因疏忽没有撤下，主张公证购买的被诉侵权产品是其两年来销售的唯一产品，均与常情常理不符，不予采信；第四，后诉被诉侵权产品与前诉被诉侵权产品外观设计相同，在前诉生效判决已经确认构成侵权的情况下，被诉侵权产品落入涉案专利保护范围的事实清楚，不存在对是否构成侵权难以判断的问题；最后，如果按照一审判决思路，只要前诉曾经就被告制造、销售侵权产品等侵权行为进行过判决，原告就不得再就同类侵权行为起诉被告，就意味着被告在前诉判决生效之后，即使实施同类侵权行为，也没有被再次起诉侵权之虞。这显然不符合对重复侵权行为应当从重处罚的立法本意，将会放纵恶意侵权行为。综上，思派公司销售被诉侵权产品的行为构成重复侵权行为，一审判决认定基本生活公司构成重复起诉不当，应予纠正。判决：一、撤销一审判决第三项，即驳回基本生活公司的其他诉讼请求；二、变更一审判决第一项为思派公司立即停止销售、许诺销售侵害基本生活公司ZL201030547929.9号专利权的产品；三、变更一审判决为思派公司于本判决生效之日起十日内赔偿基本生活公司经济损失及维权合理开支人民币10万元。四、驳回基本生活公司其他诉讼请求。

三、评析

（一）重复起诉的构成条件

民事诉讼法司法解释第二百四十七条规定，构成重复起诉应具备以下条件：

第一，后诉与前诉的当事人相同。当事人相同，不受当事人在前诉与后诉中的诉讼地位的影响，即使前后诉原告和被告地位完全相反。另外，原告数量增加或减少而被告不变、被告数量增加或减少而原告不变、第三人有变化等情况，均不改变诉讼当事人的一致性。因为，在一方当事人恒定而另一方当事人数量增减的情况下，民事诉讼法律关系并没有改变。

第二，后诉与前诉的诉讼标的相同。在民事诉讼法立法及其司法解释中目前没有界定“诉讼标的”内涵及外延。民事诉讼标的理论学说流派众多，笔者倾向将其概念表述为是原告在诉讼上主张的实体法上的权利义务或法律关系。民事诉讼中，由于诉的种类不同，其诉讼标的也不同。在给付之诉中，诉讼标的是原告基于某种法律关系，向被告所提出的履行一定义务的实体权利；在确认之诉中，诉讼标的是原告提出的要求确认的某个法律关系；在变更之诉中，诉讼标的是原告提出变更或消灭的同被告之间现存的某一法律关系。具体判断某一案件的诉讼标的，应以提起诉讼的当事人所表明的意思而定，即应以请求裁判的事项而定。

第三，后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。不同的诉讼标的理论可能对“一事”有不同界定，因此在诉讼标的之外，有必要将诉讼请求也作为判断此诉与彼诉的标准之一。从广义上讲，诉讼请求是向法院提出的，要求法院予以判决的具体请求，当事人希望法院对其请求作出与之相应的确认、给付、形成这些具体的判决。而狭义的请求仅仅指原告向被告主张的法律上的利益。故诉讼请求是当事人在诉讼标的基础上诉讼主张的具体化。可见，增加诉讼请求这一判断标准有利于实践中准确把握对“一事不再理”的认定。除了后诉与前诉的诉讼请求相同，后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果的，也可以作为“一事”的判断标准。此外，禁止重复起诉的形态，不限于后诉的独立起诉的情形，也包括以反诉、参加诉讼、变更诉讼等方式导致的当事人的后诉与前诉成为同一诉讼的情形。

（二）重复侵权的构成条件

在知识产权诉讼中，重复侵权作为一种情节严重的故意侵权行为，始终是人民法院制裁的重点。在判断是否构成重复侵权时，侵权人的主观要件是关键，但鉴于主观要件需要根据侵权人的客观表现来判断，笔者试图通过审理本案归纳了以下三个要件，以帮助判断侵权人是否构成情节严重的故意侵权。

第一，前诉判决生效之日距后诉再次发现侵权行为之日间隔合理期间，以排除前诉判决生效后，短时间内客观上难以回收并销毁被诉侵权产品的情形。浙江高院在司法实践中曾以“裁判执行完毕六个月”为期，作为是否认定重复侵权的时间界限[1]。笔者欣赏浙江高院这种尝试，但同时认为这一期限不尽合理。理由：1.是否申请强制执行是权利人的权利而非义务，而以裁判执行作为起算时间点，无异于要求权利人必须申请强制执行；2.人民法院停止侵权判决生效之日起，侵权人就不得再从事相关的侵权行为。因此无论权利人是否申请强制执行，侵权人都应当停止侵权行为；3.强制执行的结束时间很难确定。如果加上中止执行、终结本次执行等情况，就更难确定“裁判执行完毕六个月”的具体时间。因此，笔者建议以前诉判决生效之日为时间起算点，给侵权人合理的清理市场的时间。一般以一年为宜，一年之后如果再发现侵权行为，则满足重复侵权的时间要件。

第二，前、后诉均由同一侵权人实施侵权行为，以排除被诉侵权产品是前诉的侵权产品遗漏在市场上被偶然发现，以及他人栽赃行为。对同一侵权人，应当作广义的理解，即不一定非是同一民事主体，而可能是有密切联系的企业，如两个企业是同一法定代表人等，以防止侵权人恶意规避法律的情形。

第三，后诉被诉侵权产品与前诉被诉侵权产品基本相同，在前诉生效判决已经确认构成侵权的情况下，被诉侵权产品构成侵权事实清楚，不存在难以判断的问题。这个要件主要是考虑到知识产权侵权，特别是专利侵权的判断要求非常专业。如果不是专业人士，很难确定是否构成侵权，因此不能对社会公众过多苛责。这样可以排除被诉侵权产品被判侵权后，侵权人为了规避专利权，已经对产品作了改变，但改变后的产品仍然可能侵权的情况。

（作者单位：省法院民三庭）

[1] 《浙江高院关于妥善处理知识产权重复侵权行为若干问题的纪要》（2015年7月20日发布）：一、根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百二十一条之规定：“在执行终结六个月内，被执行人或者其他人对已执行的标的有妨害行为的，人民法院可以依申请排除妨害。”对于已执行完毕的案件（包括已经停止了侵权行为），可以参照适用上述条款进行处理，即裁判执行完毕后六个月内，侵权人再次实施相同侵权行为的，权利人可依据该裁判重新申请执行、要求停止侵权。权利人重新申请执行的，应当立一个新的执行案件。裁判执行完毕六个月后，侵权人再次实施相同侵权行为的，权利人应当提起新的诉讼来主张停止侵权。二、裁判尚在执行阶段，侵权人拒不停止侵权行为或停止后再次实施相同侵权行为的，属未履行裁判义务，在原案中予以强制执行。“尚在执行阶段”包括终结本次执行程序结案的案件。三、裁判生效后未申请强制执行的，区分两种情形：1、在申请执行期限内，不论侵权行为是持续还是反复，都可申请强制执行，但针对该裁判生效后发生的侵权主张赔偿的应另诉。2、已经过了申请执行期限，如果申请强制执行，被执行人提出异议后，被执行法院裁定“驳回申请”的，当事人可就新事实另行起诉。