广东省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2018）粤民终1897号

上诉人（原审被告）：遵义市城市管理局，住所地贵州省遵义市红花岗区白沙路**。

负责人：吴学章。

委托诉讼代理人：倪伟，贵州名城律师事务所律师。

委托诉讼代理人：贺逍遥，贵州名城律师事务所实习律师

被上诉人（原审原告）：济南三星灯饰有限公司，住所地山东省济南市天桥区北外环路（太平庄路口西侧）。

法定代表人：李嗣金，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：牟迅，山东众成清泰律师事务所律师。

原审被告：中山市科美奇灯饰有限公司,住所地广东省中山市小榄镇联丰广乐北路东一路**之二。

法定代表人：盛涛。

原审被告：盛涛，男，汉族，1980年4月3日出生，住四川省兴文县。

上诉人遵义市城市管理局因与被上诉人济南三星灯饰有限公司（以下简称济南三星公司）、原审被告中山市科美奇灯饰有限公司（以下简称科美奇公司）、盛涛侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院(2017)粤73民初1269号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人遵义市城市管理局的委托诉讼代理人倪伟和被上诉人济南三星公司的委托诉讼代理人牟迅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

遵义市城市管理局不服一审判决，向本院提起上诉称：1.遵义市城市管理局不存在制造、销售被诉侵权产品的行为或者教唆行为。遵义市城市管理局与中标人贵州中机建设城市设施与照明有限公司（以下简称中机公司）签订的《建设工程施工合同》约定，施工范围包括中机公司购买被诉侵权产品在内全部工程材料，并且还约定，因工程涉及的灯杆、灯具知识产权纠纷，由中机公司自行负责。因此，被诉侵权灯具是由中标人与生产厂家一起设计和制造的，与遵义市城市管理局无关且遵义市城市管理局无权干涉；遵义市城市管理局不存在指定采购被诉侵权产品的行为。遵义市城市管理局委托贵州视道广告设计有限公司和遵义市安达市政勘测设计有限公司分别就改造路段的路灯效果图、路灯施工图进行了设计。两图并不是制造被诉侵权产品的直接指导操作要求。其中路灯施工图只是施工过程中的施工指导。其设计单位在图中标注的“本图适用于大连路，路灯具体样式由业主选定”，说明路灯是可选的。所谓路灯具体样式的选定，其实是对承包人采购、安装灯具进行验收确认。一审法院依据（2015）黔高民三终字37号民事调解书认定遵义市城市管理局知悉本案专利，与事实不符。遵义市城市管理局只是参与到该案二审调解，并不知悉该案专利情况，且该案实施侵权行为的并非遵义市城市管理局。2.一审法院遗漏中机公司作为第三人参加诉讼，应当发回重审。请求二审法院：撤销原判，发回重审。一、二审诉讼费由对方负担。

济南三星公司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回遵义市城市管理局的上诉请求，维持原判。遵义市城市管理局存在侵权行为。遵义市城市管理局是另案的当事人，其明知被诉侵权产品与另案产品相同均为侵权产品。遵义市城市管理局曾到科美奇公司现场考察并确定涉案产品样式。最终确定样式是根据效果图来确定的。遵义市城市管理局称其仅仅为发包方而为参与采购，与事实不符。中机公司是否参与本案诉讼均不影响本案事实查清，中机公司只是根据遵义市城市管理局的指示从科美奇公司购买产品，其不知道涉案产品侵权。遵义市城市管理局超出了招标人合理行为范围，使得中标人不能够自主选择合法产品。

科美奇公司、盛涛未到庭陈述意见。

济南三星公司向一审法院起诉请求：１．判令遵义市城市管理局、科美奇公司、盛涛立即停止制造、销售侵权产品；２．判令遵义市城市管理局、科美奇公司、盛涛赔偿济南三星公司经济损失及制止侵权的合理支出共计313000元。

一审法院认定事实：2013年3月27日，济南三星公司向国家知识产权局申请名称为“路灯（LED-D133）”的外观设计专利。2014年3月19日，国家知识产权局授予济南三星公司该外观设计专利，专利号为ＺＬ20133008××××.2。该外观设计简要说明如下：外观设计产品的用途：本外观设计产品用于室外照明；本外观设计产品的设计要点：产品的设计要点在于整个产品的外形；最能表明本外观设计设计要点的图片或照片：设计4立体图；指定基本设计：设计4。根据济南三星公司提交的专利收费信息检索系统打印件，济南三星公司于2017年2月27日缴纳上述外观设计专利第5年年费。

2016年10月13日，根据济南三星公司的委托代理人徐长乐申请，山东省济南市泉城公证处公证员宋某、公证辅助人员方永文随徐长乐来到贵州省××××路，徐长乐使用该公证处提供的数码照相机对该道路及该道路两侧路灯的相关情况拍摄照片十三张，并使用该公证处的数码摄影机对该道路及该道路周边的部分道路路灯的相关情况进行拍摄，取得视频文件二个。拍摄完成后，徐长乐将数码照相机和数码摄影机交给公证员保存。回到山东省济南市泉城公证处后，由公证员对数码摄像机中的上述视频文件以刻录数据光盘的方式刻录至DVD光盘上，并对该光盘进行密封。山东省济南市泉城公证处对上述拍摄过程及相关照片、视频进行公证，并出具山东省济南市泉城公证处（2016）济泉城证经字第35500号《公证书》，该《公证书》附13张照片。经查，上述公证书所附的照片基本显示了该路灯的整体外观，其中第十三张照片显示，相应的路灯上粘贴的合格证记载了科美奇公司的名称、地址和联系电话。

将上述公证书所附的照片显示的被诉侵权产品外观与本案专利进行对比，济南三星公司主张被诉侵权产品与本案专利构成相同。遵义市城市管理局则认为两者存在以下区别：1.从立体图看，本案专利灯头与灯杆之间的夹角要大于被诉侵权产品；2.从仰视图看，本案专利发光体由很多排组成，且所占比例较小，被诉侵权产品发光体只有三格，而且中间是一大块，所占比例较大；本案专利中间空白处仅有一格，被诉侵权产品中间有两个空白的地方，中间有一个横杠进行分割；3.被诉侵权产品短的灯头是焊接到主灯杆上，而本案专利不是。经一审法院对比，被诉侵权产品与本案专利均由扁平状的灯杆和两个灯头组成，两个灯头上下错落分布在灯杆两侧，灯杆与灯头通过圆弧过度，灯杆底部两侧凸起，灯杆中部有一长方形镂空装饰，灯头发光体与灯杆圆弧过度处为中空。两者的区别主要在于灯头发光体的设计以及灯杆底部凸起所占比例不同。

济南三星公司为证明盛涛存在被诉侵权行为，提供了中机建设公司与科美奇灯饰厂的《订货合同》、科美奇灯饰厂出具的发票以及科美奇灯饰厂的工商登记基本资料等证据。经查，订货合同的签订时间为2016年7月22日，供方为科美奇灯饰厂，需方为中机建设公司，合同中产品名称为“高度9米双臂路灯”的路灯图片与遵义市城市管理局委托设计单位设计的路灯施工图一致，其中订货合同第四条“灯具要求”约定：“供方需严格按照需方提供灯具样品、规格参数及会议纪要整改内容进行生产。若不是按照需方要求生产的灯具造成需方损失，一切费用由供方负责。”该合同加盖有“中山市小榄镇科美奇灯饰厂”公章。发票出具时间为2016年9月24日，产品为“9米双臂路灯”，发票记载收款人和开票人为盛涛，并加盖有“中山市小榄镇科美奇灯饰厂发票专用章”。科美奇灯饰厂的工商登记资料记载，该灯饰厂为个人独资企业，投资人为盛涛，经营范围包括生产、加工、销售灯饰及其配件，该灯饰厂已于2015年7月22日注销，注销原因是生意清淡。遵义市城市管理局确认上述证据的真实性和合法性，并指出从订货合同可以看出供货方是科美奇公司，证明被诉侵权产品来源于科美奇公司，遵义市城市管理局没有制造、销售被诉侵权产品。

济南三星公司在本案中主张，遵义市城市管理局作为涉案工程的发包方，明知被诉侵权产品为侵权产品，仍然指定中标人中机建设公司购买，其行为构成教唆侵权。为此提交了贵州省高级人民法院（2015）黔高民三终字第37号民事调解书、遵义市中心城区路灯升级改造工程二标段中标候选人公示网络打印件等证据。经查，（2015）黔高民三终字第37号民事调解书记载，该案原审原告为济南三星公司，原审被告为贵州大茂建设有限公司，遵义市城市管理局经二审法院追加作为第三人参与诉讼，调解书中查明：2014年5月，该案原审被告贵州大茂建设有限公司与遵义市城市管理局签订建设工程施工合同，由贵州大茂建设有限公司就遵义市中心城区亮化工程项目第二标段进行施工，贵州大茂建设有限公司已将与济南三星公司本案专利相近似的被诉侵权路灯完装于上述路段中。后各方当事人达成调解协议，贵州大茂建设有限公司同意停止侵权，并就该案所涉侵权事宜赔偿济南三星公司经济损失6万元，遵义市城市管理局就案涉外观设计专利支付济南三星公司使用费3万元。二审法院于2016年5月13日出具调解书确认上述协议的效力。遵义市中心城区路灯升级改造工程二标段中标候选人公示网络打印件记载，开标时间为2016年5月12日，招标人为遵义市城市管理局，第一中标候选人为中机建设有限公司。

遵义市城市管理局为证明其不负责被诉侵权产品的采购义务，提交了路灯效果图设计合同及路灯效果图、建设工程设计合同及路灯施工图设计、招标公告、中机建设公司的中标通知书、遵义市城市管理局与中机建设公司的建设工程施工合同等证据。遵义市城市管理局指出，其在涉案路灯改造项目中采用的是设计单位设计的路灯效果图和路灯施工设计图，该灯具设计未落入本案专利的专利权保护范围。对此，济南三星公司质证称，确认上述证据的真实性和合法性，上述证据显示，本案被诉侵权产品的外观是由遵义市管理局确定，而且通过庭审查明的事实，具体路灯的选择，甚至路灯的制造者的确定，都不是由中标人中机建设公司确定，而是由遵义市城市管理局带领中标人中机建设公司到科美奇公司进行现场确定并决定是否采购。遵义市城市管理局称其仅为发包方，不负责被诉侵权产品的采购，与事实不符。

经一审法院查明，遵义市城市管理局委托设计单位设计的路灯效果图显示的路灯外观与本案被诉侵权产品外观相近似。遵义市城市管理局委托设计单位编制的路灯施工图中，路灯大样图与上述订货合同显示的“高度9米双臂路灯”图片一致，该路灯大样图基本展示了被诉侵权产品的外观，并记载：“本图适用于大连路，路灯具体样式由业主选定”。遵义市城市管理局发布的招标公告以及与中机建设公司签订的工程建设施工合同中记载，工程承包范围为招标文件施工图及工程量清单所示全部内容。另查，在与本案合并审理的（2017）粤73民初1268号济南三星公司诉科美奇公司、贵州宏科建设工程有限责任公司（以下简称宏科公司）、遵义市城市管理局侵害外观设计专利权纠纷一案中，该案所涉专利及被诉侵权产品与本案相同，仅是涉及的施工路段和施工方不同。在该案中，施工方宏科公司在审庭中指出，遵义市城市管理局与其签订的施工合同中，虽然约定路灯由宏科公司采购，但实际采购过程中，遵义市城市管理局要求宏科公司按照遵义市城市管理局提供的路灯施工图采购相应的路灯。宏科公司提交的路灯施工图与本案的路灯施工图一致。遵义市城市管理局确认宏科公司的上述陈述，但主张该路灯施工图与本案专利不相同也不相近似，而且施工图和效果图在实际施工过程中会做适当调整，仅凭施工图和效果图不能认定相应的路灯采购系由遵义市城市管理局指定。

本案中，济南三星公司提交了律师费发票和公证费发票，以证明其为维权而支付了律师费10000元，以及公证费3000元。对于赔偿数额，济南三星公司主张，涉案路段安装的被诉侵权路灯共有150个，请求以每个路灯20%的利润计算赔偿数额。对此，遵义市城市管理局不予认可，主张济南三星公司没有具体的证据证明其损失或者遵义市城市管理局的获利。经查，济南三星公司未提交证据证明被诉侵权产品的利润率为20%。

另查明，科美奇公司成立于2015年7月27日，注册资本为500万元，法定代表人盛涛，经营范围是生产、加工、销售灯饰及其配件、景观灯、路灯、五金制品、照明电器。

一审法院认为，济南三星公司是名称为“路灯（LED-D133）”、专利号为ＺＬ20133008××××.2的外观设计专利权人，其专利权处于合法有效状态，应受法律保护。

关于被诉侵权设计是否落入本案专利权的保护范围的问题。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的相关规定，在与外观设计相同或者相近种类产品上，采用与外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。人民法院认定外观设计是否相同或相近似时，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。本案中，被诉侵权产品与本案专利均为用于室外照明的路灯，两者属于相同的产品。将被诉侵权产品与本案专利进行对比，两者虽然存在灯头发光体的设计以及灯杆底部凸起所占比例不同的区别，但这些区别属于细微区别，对于产品外观整体视觉没有产生实质性的影响，按照一般消费者施以一般注意力整体观察，被诉侵权产品的外观与本案专利在整体视觉效果上没有实质性差异，两者构成近似，被诉侵权产品落入本案专利的保护范围。

关于遵义市城市管理局、科美奇公司、盛涛被诉侵权行为是否成立的问题。首先，被诉侵权产品上标识了科美奇公司的名称、地址和电话等信息，结合科美奇灯饰厂的投资人与科美奇公司法定代表人均为盛涛、科美奇公司的生产经营范围包括制造、销售灯具，科美奇公司无正当理由拒不到庭应诉答辩等事实，一审法院认定科美奇公司制造、销售了被诉侵权产品。其次，盛涛作为科美奇灯饰厂的投资人，在科美奇灯饰厂注销后仍以该厂名义对外签订被诉侵权产品的销售合同并开具发票，结合科美奇灯饰厂系个人独资企业、盛涛同时作为科美奇灯饰厂的投资人和科美奇公司的法定代表人、盛涛作为被诉侵权产品货款的收款人以及盛涛无正当理由未到庭应诉答辩等事实，一审法院认定盛涛与科美奇公司构成共同侵权，共同制造、销售了被诉侵权产品。最后，关于遵义市城市管理局的教唆侵权行为是否成立的问题，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十一条第二款的规定，明知有关产品被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予以支持。本案中，根据（2015）黔高民三终字第37号民事调解书的内容，可证明遵义市城市管理局已经知悉了济南三星公司的本案专利。在此情况下，遵义市城市管理局仍要求施工方中机建设公司按与本案专利相近似的路灯效果图和施工设计图采购路灯，结合涉案订货合同中要求供货方按照采购方提供的灯具样品、规格参数等进行生产，并且订货合同中显示的路灯外观图片与涉案路灯施工图一致、相应的路灯施工图上明确记载了“本图适用于大连路，路灯具体关式由业主选定”、遵义市管理局在答辩意见中陈述其曾到过科美奇公司考察、另案（2017）粤73民初1268号中施工方宏科公司的陈述和举证等事实，可知施工方系根据遵义市城市管理局的指定采购被诉侵权产品，因此，遵义市城市管理局的教唆侵权行为成立，其应与科美奇公司、盛涛承担连带责任。

关于遵义市城市管理局、科美奇公司、盛涛应承担的民事责任。科美奇公司、盛涛共同实施了制造、销售侵权产品的行为，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。济南三星公司要求科美奇公司、盛涛立即停止制造、销售侵权产品，理据充分，一审法院予以支持。遵义市城市管理局在本案中仅存在教唆侵权，未直接实施被诉侵权产品的制造和销售行为，而且使用外观设计专利产品不存在专利侵权，故济南三星公司要求遵义市城市管理局停止制造、销售侵权产品，依据不足，一审法院不予支持。关于赔偿数额，济南三星公司主张根据被诉侵权产品的数量、单价以及利润率计算赔偿数额，但未提交足够的证据证明被诉侵权产品的利润率，对此一审法院不予支持。由于本案没有足够的证据证明济南三星公司因侵权受到的损失或对方当事人因侵权所获得的利益，因此，一审法院综合考虑本案专利权的类型、遵义市城市管理局、科美奇公司、盛涛侵权行为的性质和情节、被诉侵权产品的数量和单价、济南三星公司为维权支出的费用的合理性和必要性等因素，依法酌情确定本案赔偿数额为180000元。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第九条第一款、第十五条第一款第（一）项、第（六）项，《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十五条的规定判决：1.中山市科美奇灯饰有限公司、盛涛于判决发生法律效力之日起立即停止制造、销售侵害济南三星灯饰有限公司名称为“路灯（LED-D133）”、专利号为ＺＬ20133008××××.2的外观设计专利权的产品；2.中山市科美奇灯饰有限公司、遵义市城市管理局、盛涛于判决发生法律效力之日起十日内连带赔偿济南三星灯饰有限公司经济损失及合理费用共人民币180000元；3.驳回济南三星灯饰有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费5995元，由济南三星灯饰有限公司负担1500元，中山市科美奇灯饰有限公司、遵义市城市管理局、盛涛共同负担4495元。

一审法院查明事实基本属实，本院予以确认。

二审中，当事人没有提交新证据。

本院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。根据当事人的上诉请求和答辩意见，本案的争议焦点为：1.一审法院未追加中机公司参加诉讼是否属于程序违法进而导致本案应当发回重审；2.遵义市城市管理局是否存在共同制造被诉侵权产品的行为。

关于争议焦点一。遵义市城市管理局上诉认为，一审法院未追加中机公司参加诉讼，属于程序违法，本案应当发回重审。本院认为，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十二条的规定，必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的，人民法院应当通知其参加诉讼。在本案当中，济南三星公司并没有向中机公司主张权利，亦不属于其他必要共同诉讼的情形，一审法院未追加中机公司作为当事人参与本案诉讼，并不无当。再者，遵义市城市管理局申请中机公司参加诉讼，其目的是希望中机公司到庭陈述被诉侵权产品是否由遵义市城市管理局选定等事实。本案中，遵义市城市管理局已经提交其与中机公司签订的工程建设施工合同，该合同约定有被诉侵权产品涉及知识产权纠纷的归责条款。关于该合同关系的事实，已经可以由该合同予以证明，无须中机公司到庭陈述。至于遵义市城市管理局是否选定被诉侵权产品的事实，因遵义市城市管理局和中机公司之间存在利益关系，即使中机公司作出对遵义市城市管理局有利的陈述，单一的中机公司证言亦不能作为确定这一事实的依据。该事实仍然需要本院综合全案其他证据予以确定。综上，遵义市城市管理局该项上诉主张依据不足，本院不予支持。

关于争议焦点二。《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。首先，该条款中的“为生产经营目的”，并非仅仅指“商业目的”。即使是政府机关、社会团体和其他组织在公共服务、公益事业、慈善事业中实施专利的行为，仍然属于前述条款“为生产经营目的”的范围。本案中，如果遵义市城市管理局实施本案专利所制造的产品被用于一项公共道路工程项目之中，该行为亦应当认定为符合前述条款的“为生产经营目的”。《中华人民共和国专利法》第六十九条规定了不视为侵犯专利权的情形，其中包括“专为科学研究和实验而使用有关专利”等情形，显然，遵义市城市管理局实施专利的行为不在专利法六十九条规定的情形之内。

其次，本案中，遵义市城市管理局委托他方制作的改造路段路灯效果图，展示有被诉侵产品外观。遵义市城市管理局委托他方制作的路灯施工图，则记载有“本图适用于大连路，路灯具体关式由业主选定”的内容。该内容中的“业主”指遵义市城市管理局。遵义市管理局在本案中陈述，其曾到过科美奇公司考察；中机公司和科美奇灯饰厂签订的订货合同约定：“供方（科美奇灯饰厂）需严格按照需方提供的灯具样品、规格参数及会议纪要整改内容进行生产。若不是按照需方（中机公司）要求生产的灯具造成需方损失，一切费用由供方负责”。前述证据形成证据链，足以高度盖然地推定，遵义市城市管理局以提供改造路段路灯效果图、路灯施工图等方式，向中机公司指定产品的样式；中机公司以订货合同的方式，向科美奇灯饰厂指定产品样式。因此，遵义市城市管理局的行为属于委托他人制造本案专利的直接侵权行为，而不是教唆他人实施本安专利的间接侵权。遵义市城市管理局辩称，其与中机公司签订的工程建设施工合同约定有“因本工程涉及的灯杆、灯具知识产权纠纷，由承包人自行负责”的条款，由此证明系中机公司而非遵义市城市管理局确定产品样式。本院认为，该条款只是在遵义市城市管理局与中机公司内部对产生知识产权纠纷约定了责任承担方，该条款内容并不能否定前述遵义市城市管理局指定产品样式的事实。综上，遵义市城市管理局该项上诉主张依据不足，本院不予支持。

综上，遵义市城市管理局的上诉请求不成立，应予驳回；一审判决认定事实与适用法律虽有不当，但并不影响案件的判决结果，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费3900元，由上诉人遵义市城市管理局负担。

本判决为终审判决。

审判长　　张学军

审判员　　岳利浩

审判员　　肖少杨

 

二〇一八年十月二十五日

书记员　　谢宜桐