广东省高级人民法院

民 事 判 决 书

（2017）粤民终271号

上诉人（一审本诉被告、反诉原告）：星期六股份有限公司，住所地：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路**。

法定代表人：张泽民，该公司总经理。

委托诉讼代理人：董宜东，广东太平洋联合律师事务所律师。

被上诉人（一审本诉原告、反诉被告）：六零远东有限公司（SIXTYFAREASTLIMITED），住所地：香港特别行政区九龙观塘观塘道**创纪之城**怡和科技中心**。

法定代表人：保罗·波多（PaoloBodo）。

委托诉讼代理人：邱斌斌，广东翰锐律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李碧燕，广东翰锐律师事务所律师。

上诉人星期六股份有限公司（以下简称星期六公司）因与被上诉人六零远东有限公司（以下称六零远东公司）商标许可合同纠纷一案，不服广东省佛山市中级人民法院（2015）佛中法知民初字第6号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭审理本案。本案现已审理终结。

星期六公司上诉请求：1.撤销一审判决第一、二、四项;2.判决驳回六零远东公司的诉讼请求;3.判决支持星期六公司的反诉请求（即判决六零远东公司赔偿星期六公司经济损失26083924.92元及按银行同期贷款利率计算的利息，六零远东公司退回星期六公司已经支付的商标使用费22.5万元;4.本案受理费由六零远东公司承担。事实和理由如下：一、六零远东公司在没有获得商标权人授权的情况下，与星期六公司签订涉案合同，许可星期六公司使用涉案商标，系无权处分，一审判决认为涉案合同自签订之日起即生效，是错误的。一审判决以“提供商标许可使用授权文件不是法律规定的合同生效的条件”为由，认定星期六公司以六零远东公司“未提供商标授权文件为由主张涉案合同未生效缺乏依据”，系偷换概念。星期六公司主张涉案合同未生效的理由，并非“六零远东公司未提供商标许可使用授权文件”，而是六零远东公司许可星期六公司使用涉案商标系无权处分。六零远东公司与星期六公司签订涉案合同时，不是涉案商标的所有人，也没有获得商标权人的授权，故其将涉案商标许可给星期六公司使用，是无权处分，根据《合同法》第五十一条规定，涉案合同并没有在签订时即发生法律效力。二、六零远东公司拒不提供商标许可使用授权文件，致使星期六公司无法正常使用涉案商标。一审认定星期六公司可以正常使用涉案商标，与事实不符。出于对六零远东公司的信赖，在涉案合同签订后，星期六公司即着手履行合同，向六零远东公司支付了22.5万元首期使用费，在全国各地的全大商场租赁并装修专柜、租赁仓库、委托生产“Killah”商品，为履行涉案合同作准备。近年来，我国加大了保护知识产权的力度，各地工商行政管理机关要求经营者提供商标拥有人的授权确认书，因此，各大商场和电子商务平台均不约而同地要求星期六公司提供商标注册证、授权使用或转让证明等能够证明星期六公司有权使用许可商标的证明文件。在不能证明星期六公司有权使用“Killah”标识的情况下，所有商场和电子商务平台均不允许星期六公司进场销售使用该商标的商品，星期六公司再三催促六零远东公司提供涉案商标权人的授权确认书，以便星期六公司能够使用涉案商标，但是六零远东公司仍拒不提供，致使六零远东公司无法正常使用涉案商标，星期六公司租赁的专柜、仓库均空置，委托生产的“Killah”商品无法销售，大量积压，损失惨重。多家商场出具的证明文件可以证明，没有商标许可使用授权文件，星期六公司就不能入场销售“Killah”产品，即不能正常使用涉案商标。三、六零远东公司拒不提供商标许可使用授权文件，致使星期六公司不能正常使用涉案商标，构成违约。星期六公司拒绝继续支付使用费，系依法行使同时履行抗辩权，不构成违约。一审判决认定星期六公司构成违约，六零远东公司不构成违约，显然与事实不符，是错误的。（一）六零远东公司拒不提供商标许可使用授权文件，致使星期六公司不能正常使用涉案商标，构成违约。涉案合同签订后，星期六公司即着手履行合同，向六零远东公司支付了22.5万元首期使用费，并租赁场地，委托生产“Killah”商品。涉案合同虽然没有约定六零远东公司负有提供商标许可使用授权文件的义务，但是，因为没有商标许可使用授权文件，星期六公司无法正常使用合同所约定的商标，涉案合同的目的不能实现。在此情况下，六零远东公司应当提供商标许可使用授权文件，以使合同目的能够实现。经星期六公司再三催促，六零远东公司拒不提供商标许可使用授权文件，致使星期六公司不能正常使用其许可的商标，故六零远东公司没有履行合同义务，构成违约。（二）星期六公司拒绝继续支付使用费，系依法行使同时履行抗辩权，不构成违约。星期六公司支付了22.5万元首期使用费后，在六零远东公司没有履行合同义务的情况下，星期六公司有权行使同时履行抗辩权，拒绝继续支付商标许可使用费，不构成违约。综上，星期六公司认为，一审判决认定事实不清，适用法律错误，请求贵院依法撤销一审判决，改判驳回六零远东公司的诉讼请求，支持星期六公司的反诉请求。

六零远东公司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回星期六公司上诉请求，维持原判。第一，在合同签订时，六零远东公司已经获得了商标权人的授权，退一步说，即使当时未获得授权，事后商标权人亦已经对前述许可确认，因此不存在星期六公司所说的无权处分的情况。第二，另行提供商标授权文件并非法定义务，亦非合同约定的义务，且六零远东公司在星期六公司提出请求后，及时提供了相关的授权文件，因此六零远东公司不构成违约。第三，本案的情形不适用星期六公司所称同时履行抗辩权相关法律规定，因为星期六公司没有支付商标许可费的行为已经违反了合同义务，应当承担责任。

六零远东公司向一审法院起诉，请求:1.确认六零远东公司、星期六公司之间签订的《再许可合同》已解除；2.判令星期六公司支付从2012年2月至2015年1月的商标许可使用费共计600万元，及逾期付款违约金642716.81元（按中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%，暂计至起诉之日，具体金额以实际清偿完毕之日为准）；3.判令星期六公司承担本案的诉讼费用。一审诉讼过程中，六零远东公司增加诉讼请求为：判令星期六公司支付从2012年2月至2015年4月的商标许可使用费共计672.5万元，及逾期付款违约金883966.88元（按中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%，暂计至2015年9月1日，具体金额以实际清偿完毕之日为准）。

星期六公司向一审法院提起反诉，请求判令:1.六零远东公司赔偿星期六公司26083924.92元；2.判令驳回六零远东公司的诉讼请求；3.六零远东公司赔偿星期六公司库存积压货品金额的利息计算(按银行同期贷款利息计算)3700230.33元；4.六零远东公司退回已支付的商标使用许可费22.5万元；5.本案所有诉讼费用由六零远东公司承担。

一审法院认定事实：六零共同股份公司(以下简称六零股份公司)与星期六公司签订《许可合同》，在合同中约定：六零股份公司是“KILLAH”商标的所有权人，六零股份公司以排他性许可的方式许可星期六公司在成年女式鞋类产品中使用在第25类注册中的“KILLAH”商标，合同期限自2006年11月1日至2011年10月31日。合同附件A中列明了国际注册号为710179及申请号为4423696的两个“KILLAH”商标。

2009年10月14日，六零股份公司向星期六公司出具授权文件，该文件中载明：六零股份公司是UpcomingTMS.A（阿普卡明商标股份公司，以下简称阿普卡明公司）所属“KILLAH”商标衣服和鞋类产品的全球被分许可人和经销商；“KILLAH”商标已在全球范围内被注册为服装、鞋类和配饰等多种产品类别的商标，在中国区域，商标在世界知识产权组织办公处、中国商标局注册号为710479和7192636（待决）；六零股份公司指定星期六公司为“KILLAH”鞋品2006年11月1日至2011年10月31日在指定区域的经销商，对应有效期为2006年11月1日至2011年10月31日中国区域鞋品的KILLAH商标《许可合同》；六零股份公司确认星期六公司被授权在《许可合同》有效期内在指定区域经销“KILLAH”鞋品。该文件有六零股份公司、星期六公司以及阿普卡明公司相关人员的签字。上述《许可合同》已履行完毕。

2011年3月，六零股份公司向六零远东公司、星期六公司发送了一份名为“与贵方（下列签署方）就Killah商标中华人民共和国区域许可权订立的自2007年春季/夏季销售旺季起生效的许可合同的转让”函件。文件中载明：商标权人已将“KILLAH”商标使用权许可给六零远东公司，六零股份公司特通知星期六公司，六零股份公司已将合同转让给六零远东公司，六零远东公司已作为分许可人签署了本信函，确认收悉及认可本信函内容；请星期六公司在收到本信函之日起，将合同项下因任何原因产生的应付金额支付给六零远东公司；请星期六公司签署本函件以表示明确批准本函件的内容。六零年代国际有限公司（以下简称六零国际公司）、六零远东公司、星期六公司均在该函件上签字确认。

2011年10月3日，六零远东公司与星期六公司签订《再许可合同》，双方在合同中载明签约的背景是六零远东公司与六零国际公司签署了许可协议，获得“KILLAH”商标的使用权，可以在商标注册的国家和所适用种类商品上使用该商标，尤其可以在中国使用该商标。双方在合同中约定了以下内容：1.六零远东公司以排他性许可的方式许可星期六公司在成年女式鞋类产品中使用在第25类注册中的“KILLAH”商标（不论商标是否已经注册还是在注册过程中），合同期限自2011年11月1日至2016年10月31日；2.星期六公司在合同的期限内每年将营业额的5%支付给六零远东公司作为商标许可费，并承诺各年向六零远东公司支付的许可费的数额第1年不低于90万元，第2年不低于170万元，第3年不低于290万元，第4年和第5年的许可费不得低于第3年应付的许可费，上述许可费应在出示发票后每年季度结束后的30日内结算完毕，第一笔款项应在2012年2月28日支付；3.星期六公司确认六零国际公司对“KILLAH”商标享有完全所有权，并承诺在任何情况下均不质疑其所有权和权利；4.在商标尚未得到注册的国家销售产品时，星期六公司仍应支付许可使用费和推介费；5.如星期六公司迟延支付或者拒不支付商标许可费，六零远东公司可以认为星期六公司违约，并允许星期六公司以书面形式通过带接收回执的挂号信于不超过30天内完成相关支付，否则六零远东公司有权终止合同。星期六公司应就延迟支付期间按要求向六零远东公司支付按“官方贴现率再加上1个百分点”计算的利息。合同附件A中列明了国际注册号为710179及申请号为4423696的两个“KILLAH”商标，并附有第710179号“KILLAH”商标的注册文件。

2012年4月11日，星期六公司向六零远东公司支付第1季度的商标许可使用费224910.93元。此后星期六公司未再向六零远东公司支付过商标许可费。六零远东公司多次发函要求星期六公司支付商标许可使用费。

2014年2月27日，六零远东公司向星期六公司发送律师函，称星期六公司已拖欠2012年2月至2014年1月商标许可费310万元；2013年9月1日实施的《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》已废除外汇许可费时提供备案通知书的要求，星期六公司所称因六零远东公司未能提供涉案合同于国家商标局的备案通知书而未能支付款项的理由不成立，星期六公司应在30天内支付全部款项。

2014年3月11日，星期六公司向六零远东公司发送电子邮件，称：六零远东公司不是商标权人，无权签署授权合同，六零远东公司应向星期六公司提供商标的授权文件星期六公司才能正常开展经营；因六零远东公司未提供相关的商标授权文件，导致“KILLAH”品牌的产品无法正常销售，造成星期六公司重大损失。

2014年3月12日，六零远东公司委托律师对星期六公司就商标授权的问题提出的异议向星期六公司发送电子邮件回复称，六零远东公司已获得商标权利人的授权，并已将“KILLAH”商标的使用权许可给星期六公司，合同中未明确约定六零远东公司应向星期六公司提供商标权利人的授权书，故六零远东公司无须向星期六公司提供商标权利人的授权书，星期六公司未按约定支付许可费已构成违约。

2014年3月27日，六零远东公司向星期六公司发送电子邮件，称在不承认六零远东公司应提供授权书的前提下，向星期六公司提供“KILLAH”商标前所有权人六零国际公司以及现所有权人阿拉贝拉公司出具的确认书，并要求星期六公司尽快支付未付款项。阿拉贝拉公司于2014年3月18日出具的授权书载明，阿拉贝拉公司是“KILLAH”商标的所有权人，其一直知悉并承认日期为2011年10月3日的特许合同，并确认六零远东公司在签订该合同至今一直获特许授权使用“KILLAH”商标，并一直有权将“KILLAH”商标的使用权授予佛山星期六鞋业有限公司。因上述授权书所载星期六公司的名称有误，六零远东公司于2014年4月4日再次向星期六公司发送经更正名称为“佛山星期六鞋业股份有限公司”的授权书（落款时间为2014年4月4日）。六零国际公司于2014年3月19日出具的授权书载明，六零国际公司为“KILLAH”商标的前所有权人，其一直知悉并承认日期为2011年10月3日的特许合同，并确认六零远东公司在签订该合同至今一直获特许授权使用“KILLAH”商标，并一直有权将“KILLAH”商标的使用权授予星期六公司。

2014年5月12日，六零远东公司再次发送律师函向星期六公司催收上述款项。

2015年2月26日，星期六公司向六零远东公司发送律师函称：星期六公司于2006年11月1日至2011年10月31日期间曾与六零股份公司签订商标特许合同，由六零股份公司授权星期六公司在鞋类商品上使用“KILLAH”商标，在该合同中，六零股份公司是该商标的再授权特许人，商标的所有权人为阿普卡明公司。于2009年10月14日，中国大部分的商业渠道，包括电子商贸及网络销售，都开始要求销售附有商标货品的经营者提供有关的商标权利人的授权确认才能开展特许经营。在此情况下，六零股份公司向星期六公司发出了一份授权确认书，确认该合同中对该商标的许可，商标权利人阿普卡明公司也签章确认。得到该确认书后，星期六公司得以继续行使相关商标许可权，正常在各商业渠道经营。因该合同于2011年10月31日届满，星期六公司于2011年10月3日签订了《再许可合同》，作为续约。在签订该合同时，“KILLAH”商标的注册人为在卢森堡注册的六零国际公司，该商标后来被转让至在新加坡注册的阿拉贝拉公司。星期六公司按之前合同的安排多次向六零远东公司要求提供商标权利人就有关商标对再授特许安排的确认书，但六零远东公司一直拒绝提供有关确认书，导致星期六公司无法在国内正常销售及代理附有该商标的鞋业产品。虽然合同中未约定六零远东公司应提供上述文件给星期六公司，但无论是根据中国有关商标许可使用的商业惯例还是之前双方在履行合同过程中达成的共识，还是基于该合同在商业上有效运作的必要性，六零远东公司均应向星期六公司提供上述文件。星期六公司已支付了《再许可合同》中前3个月的许可费，等待六零远东公司提供商标权利人的确认书，但六零远东公司一直没有提供。之后，六零远东公司委托律所于2014年3月27日向星期六公司提供“KILLAH”商标前所有权人六零国际公司及现所有权人阿拉贝拉公司的确认书。因六零远东公司在合同生效后拖延了接近两年半的时间才向星期六公司提供确认书，导致星期六公司无法正确使用相关商标权利以分销及销售附有该商标的鞋类产品，使星期六公司在两年内被迫关闭了72间店铺，预先开发的31万双鞋类产品无法正常销售，导致星期六公司遭受经济损失1500万元。因六零远东公司直至2014年3月27日前的严重违约行为，星期六公司拒绝支付所欠的许可费。

一审法院另查明，2015年4月10日，案外人广州尚岑服饰有限公司在公证人员的见证下浏览了星期六公司的网站，浏览结果显示星期六公司在其网站上对外宣传介绍其为KILLAH品牌的代理商。

2015年10月17日，六零远东公司从“银泰网”上购买取得名为“KILLAH土黄色牛皮高跟女士单鞋KL21S1105901，38”的鞋子一双（以下称被诉侵权产品二）。被诉侵权产品二上有“KILLAH”商标标识，产品合格证上显示生产者为星期六公司，出厂日期为2012年6月28日。

2015年10月19日，六零远东公司从1号店网上购买取得名为“KILLAH秋款时尚高跟秋深口女鞋KL13S22903淡咖啡色37”的鞋子一双（以下简被诉侵权产品三）。被诉侵权产品三上有“KILLAH”商标标识，产品合格证上显示生产者为星期六公司，出厂日期为2011年6月28日。被诉侵权产品三快递单显示寄件公司名称为星期六公司。随后，六零远东公司取得从星期六公司住所地寄出的盖有星期六商务公司印章的发票，寄出该发票的邮单上载明单位名称为“星期六鞋业”。

2015年10月23日，广州尚岑服饰有限公司在公证人员的见证下浏览“银泰网”的相关内容，浏览结果显示，该网中有多款“KILLAH”牌的女款鞋销售。广州尚岑服饰有限公司于当天在“银泰网”在线购买了名为“KILLAH黑色简约羊皮圆头粗跟套脚女士单鞋KL4111080310,35”的鞋子一双（以下称被诉侵权产品一）。2015年10月26日，广州尚岑服饰有限公司在公证人员的见证下签收了快递送到的被诉侵权产品一。被诉侵权产品一上有“KILLAH”商标标识，产品合格证上显示生产者为星期六公司，出厂日期为2013年12月5日。

2015年10月26日，广州尚岑服饰有限公司在公证处的见证下浏览了“1号店”网站的相关内容，浏览结果显示该网中有多款“KILLAH”牌女款鞋销售，商品介绍文字中还标注有“星期六鞋业官方网站”或“1号店自营”字样。广州尚岑服饰有限公司于当天在“1号店”上在线购买了名为“KILLAH冬款印花休闲女短靴KLA4SS0897红色36”的鞋子一双（以下称被诉侵权产品四），以及名为“KILLAH春款时尚休闲平底春深口女鞋KL11SS2601黄色37”的鞋子一双（以下称被诉侵权产品五）。网页中对上述两双鞋子均显示是“由星期六鞋业官方旗舰店配送并提供售后服务，本商品由“1号店”入驻商家提供”。2015年11月2日，广州尚岑服饰有限公司在公证人员的见证下签收了快递送到的被诉侵权产品四和被诉侵权产品五。被诉侵权产品四上有“KILLAH”商标标识，产品合格证上显示生产者为星期六公司，出厂日期为2010年6月28日。被诉侵权产品五上有“KILLAH”商标标识，产品合格证上显示生产者为星期六公司，出厂日期为2011年6月（具体日期模糊不清）。被诉侵权产品四和被诉侵权产品五的快递单显示寄件公司名称为星期六公司，两商品所附的发货单显示有星期六公司的名称、“KILLAH”商标标识，并标注“1号店”（星期六店）”字样。随后，六零远东公司取得从星期六公司住所地寄出的盖有星期六商务公司印章的发票，寄出该发票的邮单上载明单位名称为“星期六鞋业”。

星期六公司确认被诉侵权产品一至五均是其生产的。

六零远东公司提交国家图书馆出具的对2011年11月1日至2015年5月20日之间相关文献的检索报告显示：1.《中国质量技术监督》（2012.4）中显示星期六公司KILLAH牌的女装皮鞋进入皮鞋产品质量国监督抽查部分质量较好的产品及企业名单；2.《新闻晚报》于2012年5月23日报道了在巴黎春天五角场店星期六品牌专柜中有包括KILLAH的多个品牌的鞋类商品参加了相关促销活动；3.《三峡晚报》于2013年7月26日报道了KILLAH品牌的鞋业商品在万达百货的打折促销活动；4.在《人物》等多份杂志对星期六公司的报道均显示星期六公司是KILLAH品牌女鞋在中国的总代理商。

注册号为G710479B的“KILLAH”商标的前权利人为六零国际公司，该商标于2012年2月10日转让给现权利人阿拉贝拉公司，核定使用商品为第25类的服装、鞋、帽。该商标现处于有效期内。申请号为4423696的“奇拉”商标的注册申请被驳回。六零国际公司是于1998年6月11日在卢森堡注册成立的股份有限公司。阿拉贝拉公司是于新加坡注册成立的私人股份有限公司。星期六公司在一审庭审中称“KILLAH”商标是2006年7月由阿普卡明公司转让给六零国际公司。

星期六商务公司是星期六公司的全资子公司。

一审法院认为：本案为商标许可合同纠纷。综合双方当事人的诉辩，本案争议的焦点一是涉案合同是否生效，二是六零远东公司、星期六公司是否存在违约行为，三是涉案合同是否应当解除以及相关的民事责任。

一、关于涉案合同是否生效的问题

合同法第四十四条第一款规定，依法成立的合同，自成立时生效。涉案合同是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，故涉案合同自签订之日起生效。由于涉案合同并未约定六零远东公司向星期六公司提供“KILLAH”商标授权相关文件是涉案合同生效的条件，而提供商标授权文件也不是法律规定的商标许可合同生效的条件，故星期六公司以六零远东公司未向其提供相关商标授权文件为由主张涉案合同未生效缺乏依据。

二、关于六零远东公司、星期六公司是否存在违约行为的问题

（一）关于六零远东公司的行为是否构成违约的问题。根据涉案合同约定，六零远东公司许可星期六公司使用“KILLAH”商标。星期六公司主张因六零远东公司未向其提供商标权利人出具的授权文件，六零远东公司是否有权许可星期六公司使用“KILLAH”商标并不确定，导致其无法使用商标，六零远东公司未向其提供商标许可使用授权文件也导致其商品无法进驻商场或电子商务平台进行销售。

一审法院认为，首先，涉案合同未约定六零远东公司应向星期六公司提供商标许可使用授权文件，提供商标许可使用文件并非双方约定的六零远东公司的合同义务。同时，双方在涉案合同之前所签订的《许可合同》也未对此作出约定，当时合同的许可方六零股份公司也是在合同开始履行近3年后才提供商标许可授权文件，这表明双方并不存在签订合同后应立即提供商标许可使用文件的商业习惯，也表明了是否取得商标许可使用文件并不影响星期六公司使用“KILLAH”商标。

其次，星期六公司在涉案合同履行过程中并未因六零远东公司是否有权许可其使用“KILLAH”商标存在不确定性而影响其使用“KILLAH”商标。理由如下：其一，在涉案合同签订前（即《许可合同》履行期间），六零股份公司向星期六公司发送了名为“与贵方（下列签署方）就Killah商标中华人民共和国区域许可权订立的自2007年春季/夏季销售旺季起生效的许可合同的转让”的函件，明确告知“KILLAH”商标权利人已将商标使用权许可给六零远东公司，星期六公司在该函上盖字确认，表明其已知悉该情况。随后，星期六公司与六零远东公司所签订的涉案合同在签约背景中载明六零远东公司已与“KILLAH”商标的所有权人六零国际公司签订了许可协议，取得在中国对该商标的使用权，合同条款中也载明星期六公司确认六零国际公司对“KILLAH”商标享有所有权，合同还附有“KILLAH”商标的注册号以及商标注册文件，上述事实表明在涉案合同签订前星期六公司应当审查过六零远东公司是否有权许可其使用“KILLAH”商标，合同签订时双方均确认六零远东公司有权许可星期六公司使用“KILLAH”商标。六零国际公司后来出具的授权确认书也印证了六零远东公司在签订合同时有权许可星期六公司使用“KILLAH”商标。故星期六公司在涉案合同签订后已根据合同约定取得“KILLAH”商标的使用权，在星期六公司签订涉案合同后至其对六零远东公司是否有权许可“KILLAH”商标提出异议前，星期六公司并不存在六零远东公司是否有权许可“KILLAH”商标的合理怀疑，星期六公司主张无法使用“KILLAH”商标缺乏依据。其二，虽然后来“KILLAH”商标的权利人发生变更，但六零远东公司在星期六公司于2014年3月11日发邮件对六零远东公司是否有权许可提出异议后，六零远东公司于2014年3月27日即向星期六公司提供了“KILLAH”商标现权利人阿拉贝拉公司以及变更前的权利人六零国际公司出具的授权文件，授权文件均确认六零远东公司对星期六公司的商标授权有效。虽然星期六公司在本案诉讼中质疑该授权文件的真实性，但星期六公司在收到该授权文件后并未就该授权文件的真实性向六零远东公司提出过异议或要求六零远东公司补充提供相关材料，反映了星期六公司在当时对六零远东公司提供的商标许可使用授权文件是确认的。星期六公司于2015年2月26日向六零远东公司发送的律师函也称在六零远东公司提供授权文件后，星期六公司得以继续行使相关商标权，正常在各商业渠道经营，印证了星期六公司在收取该授权文件后已不存在对六零远东公司是否有权许可的合理怀疑，故“KILLAH”商标权利人发生变更并未影响星期六公司使用“KILLAH”商标。

再次，从合同的实际履行情况看，星期六公司并不存在无法使用“KILLAH”商标或无法销售使用“KILLAH”商标的鞋子的情形。其一，六零远东公司公证购买的被诉侵权产品的生产日期显示2012年至2013年间，表明星期六公司在签订涉案合同后一直持续地生产销售使用“KILLAH”商标的鞋子。星期六公司辩称，被诉侵权产品一、二是星期六公司在2011年前就已生产并销售给石家庄市恒威工贸公司，合格证上标注的出厂日期是石家庄市恒威工贸公司翻新鞋子后重新印刷上去，而被诉侵权产品三、四、五的出厂日期是在2011年以前，故被诉侵权产品一至五均是在《许可合同》的履行过程中生产销售的，与涉案合同无关。一审法院认为，除非有相反证据，产品上所印的出厂日期一般可认定为产品的实际出厂日期，星期六公司证明上述产品为翻新产品的证据主要是石家庄市恒威工贸公司的陈述以及相关规章制度，不足以证明被诉侵权产品是其翻新并贴上新的合格证。其二，星期六公司的全资子公司星期六商务公司在“1号店”开设了“星期六鞋业官网网站”，该店所销售的使用“KILLAH”商标的鞋子所附的发货单显示发货人是星期六公司，所附的发票是从星期六公司的住所地寄出，这表明星期六公司在涉案合同履行期间通过其全资子公司星期六商务公司在电子商务平台开设网店销售使用“KILLAH”商标的鞋子。直至2015年，在“1号店”“银泰网”等网店仍有使用“KILLAH”商标的鞋子出售。其三，星期六公司于2015年仍在其公司网站上宣传介绍其为KILLAH品牌的代理商。其四，涉案合同履行期间在相关媒体上也持续有关于星期六公司“KILLAH”牌鞋子生产销售的相关消息报道。上述事实表明，星期六公司一直存在使用“KILLAH”商标和销售使用“KILLAH”商标的鞋子的行为，其辩称其因缺乏商标许可使用授权文件而无法使用“KILLAH”商标，无法进驻商场或电子商务平台、无法销售使用“KILLAH”商标的鞋子显然与事实不符。

最后，从星期六公司拒绝付款的原因看，如果星期六公司在合同履行过程确因没有商标许可使用授权文件而影响其经营，星期六公司理应及时向六零远东公司提出相应要求，但星期六公司在六零远东公司多次催收商标许可使用费的情况下一直未主动提出要求六零远东公司提供商标许可使用授权文件。经六零远东公司多次催告后，星期六公司先称由于因六零远东公司未能提供涉案合同的备案通知书而无法支付商标许可使用费，在六零远东公司于2014年2月27日回函称有关规定早于2013年9月1日已废除后，星期六公司才于2014年3月11日发邮件以六零远东公司未提供商标许可使用授权文件为由拒绝支付商标许可使用费。故星期六公司的一系列行为表明，六零远东公司未向其提供商标许可使用授权文件是星期六公司拒绝支付商标许可使用费而临时提出的理由，六零远东公司未提供商标许可使用授权文件并未真正影响其使用“KILLAH”商标。

综上，因涉案合同未约定六零远东公司应当提供商标许可使用授权文件，六零远东公司已依涉案合同约定将涉案“KILLAH”商标许可给星期六公司使用，星期六公司也已实际使用了“KILLAH”商标，星期六公司关于六零远东公司未提供商标许可使用授权文件导致其无法使用“KILLAH”商标，无法销售使用“KILLAH”商标的产品的主张与事实不符，故六零远东公司的行为并未违反涉案合同约定，不构成违约。

（二）关于星期六公司的行为是否构成违约的问题。涉案合同约定星期六公司应按季度向六零远东公司支付商标许可使用费，但星期六公司在支付2011年11月至2012年1月的商标许可使用费后，未再支付商标许可使用费。星期六公司辩称其因六零远东公司未向其提供商标许可使用授权文件，其才拒绝支付商标许可使用费。一审法院认为，如上所述，六零远东公司已按合同约定将“KILLAH”商标许可给星期六公司使用，星期六公司也已实际取得商标使用权，并进行了实际的使用，故星期六公司以此为由拒绝支付商标许可使用费缺乏理据。因此，星期六公司未按合同约定向六零远东公司支付商标许可使用费已构成违约。

三、关于涉案合同是否应当解除以及星期六公司应承担的民事责任的问题

关于涉案合同是否应当解除。合同法第九十四条第三项规定，在当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方当事人可以解除合同。由于星期六公司经六零远东公司多次催告仍拒不支付商标许可使用费，根据上述规定，六零远东公司在本案中请求解除涉案合同应予支持。合同法第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”因六零远东公司请求解除合同的起诉状于2015年5月5日送达星期六公司，故一审法院确认涉案合同于2015年5月5日解除。

关于星期六公司应承担的民事责任。合同法第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十二条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”星期六公司拖欠六零远东公司商标许可使用费，故星期六公司应对所欠付的商标许可使用费用负清偿责任，并赔偿利息损失。关于星期六公司应支付的商标许可使用费。因星期六公司仅支付了2011年第1季（2011年11月1日至2012年1月31日）的商标许可使用费，故星期六公司应向六零远东公司支付2012年2月至2015年4月的商标许可使用费672.5万元[2012年2月1日至2012年10月31日的商标许可使用费67.5万元（第1合同年度第2至4季）、2012年11月1日至2013年10月31日的商标许可使用费170万元（第2合同年度）、2013年11月1日至2014年10月31日的商标许可使用费290万元（第3合同年度）、2014年11月1日至2015年4月30日的商标许可使用费145万元（第4合同年度第1、2季）]。星期六公司辩称涉案合同中的第4423696号“奇拉”商标未注册成功，其不应向六零远东公司支付许可费。一审法院认为，涉案合同载明六零远东公司许可使用的商标包括已注册的和在注册过程中的商标，并约定在商标尚未得到注册的国家销售产品时星期六公司仍应支付商标许可使用费。而且，涉案合同内容显示双方主要约定许可使用的是“KILLAH”商标，而星期六公司实际使用的也仅是“KILLAH”注册商标而非第4423696号的“奇拉”商标。因此，星期六公司以第4423696号商标未注册为由主张不应支付商标许可使用费缺乏依据。关于星期六公司应赔偿的利息损失。合同法第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”因双方在涉案合同中未明确约定可按中国人民银行同期贷款利率上浮50%确定利息损失，故星期六公司因迟延支付商标许可使用费给六零远东公司所造成的利息损失应按中国人民银行同期贷款利率确定。由于涉案合同约定星期六公司每季度的商标许可使用费应在该季度结束后的30日内支付，故逾期支付每季度商标许可使用费的利息应自该季度结束后的第31日起算（每年第1合同季度商标许可使用费计算期间为当年11月1日至次年的1月31日，第2合同季度为次年的2月1日至4月30日，第3合同季度为次年的5月1日至7月31日，第4合同季度为次年的8月1日至10月31日）。

星期六公司支付商标许可使用费22.5万元是其应履行的合同义务，星期六公司请求六零远东公司返还上述款项于法无据。六零远东公司并未违约，故星期六公司请求六零远东公司赔偿其损失缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项、第九十六条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、确认六零远东有限公司与星期六公司所签订的《再许可合同》于2015年5月5日解除；二、星期六公司应于一审判决发生法律效力之日起十日内向六零远东有限公司支付2012年2月1日至2015年4月30日的商标许可使用费672.5万元[2012年2月1日至2012年10月31日的商标许可使用费67.5万元（第1合同年度第2至4季）、2012年11月1日至2013年10月31日的商标许可使用费170万元（第2合同年度）、2013年11月1日至2014年10月31日的商标许可使用费290万元（第3合同年度）、2014年11月1日至2015年4月30日的商标许可使用费145万元（第4合同年度第1、2季）]，并向六零远东有限公司支付以各合同季度应付商标许可使用费为基数按中国人民银行同期贷款利率自各合同季度结束后第31天起计至实际清偿之日止的利息（每年第1合同季度商标许可使用费计算期间为当年11月1日至次年的1月31日，第2合同季度为次年的2月1日至4月30日，第3合同季度为次年的5月1日至7月31日，第4合同季度为次年的8月1日至10月31日）；三、驳回六零远东有限公司其他诉讼请求；四、驳回星期六公司全部反诉请求。如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审本诉案件受理费63374.01元，由六零远东有限公司负担2044.01元，星期六公司负担61330元。一审反诉案件受理费191845.77元，由星期六公司负担。

本院二审期间，星期六公司提供了如下证据：

证据1.星期六公司发送给六零远东公司的邮件及翻译件，拟证明由于六零远东公司不能提供许可商标的注册证明，致使星期六公司不能支付商标使用费。

证据2.星期六公司发送给六零远东公司的邮件及翻译件，拟证明由于六零远东公司不能提供许可商标的授权文件，致使星期六公司不能正常销售产品。

证据3.国家外汇管理局关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知（1998年3月27日[98]汇管函字第092号）,拟证明六零远东公司不能提供许可商标的《商标使用许可合同备案通知书》，星期六公司无法将许可费用支付给六零远东公司。

证据4.（2017）粤广南方第14860号公证书及邮件翻译件，证据5.（2017）粤广南方第14859号公证书及邮件翻译件，拟证明内容与证据1、证据2一致。

证据6.星期六公司分别与7个商场签订的合同，拟证明星期六公司入驻商场必须提供商标注册证及授权使用证明文件，由于六零远东公司始终没有提供上述文件，致使星期六公司不能正常合法使用涉案商标，六零远东公司应承担相应的法律责任。

证据7.在工商总局备案的星期六公司与北京商场签订的合同，拟证明入驻商场需要提供相关的商标注册资料等。

证据8.《北京市大型商业零售经营单位知识产权保护指导规范》、北京市知识产权局等四个行政机关联合制定的《北京市大型商业零售经营单位知识产权保护合同——示范文本》，星期六公司按上述要求签订的《北京市大型商业零售经营单位知识产权保护合同》，以及各媒体对于供货商等需提供商标、专利、著作权等相关知识产权证明文件的报道。

六零远东公司质证认为：星期六公司的上述证据在举证期限届满后才提交。对证据1的真实性、合法性、关联性均有异议。因为该证据没有经过公证，故不确认其真实性与合法性。对于关联性，这些证据并不能证明六零远东公司的合同义务。第一，双方在许可合同中并没有明确提供商标注册证的电子版这一义务，这最多只是对方在合同履行过程中提出的要求，并非义务。第二，由于商标的信息是可以公开查询的，提供商标注册证没有实际性的意义，也没有法律强制规定。第三，从邮件内容看，六零远东公司通过邮件提出要求星期六公司付品牌使用费，星期六公司称当时银行要求提供商标注册证，六零远东公司认为这不符合银行的操作惯例，银行只对汇款本身进行审查，不会对原因进行审查，星期六公司也没有证据证明当时银行提出了这个要求。可见这是星期六公司拒付商标许可费的托辞。

对证据2的真实性、合法性、关联性均有异议。真实性与合法性的意见与证据1一致。对于关联性，第一，邮件内容与实际事实不符，即便是真实的，星期六公司称如果再不提供文件，2014年1月“KILLAH”的销售要停止，但是根据六零远东公司在一审提供的证据显示，2014年星期六公司仍然在相关媒体上对“KILLAH”进行推广；2015年10月，星期六公司的“KILLAH”产品仍然对外公开销售，这显然与邮件所述内容相矛盾。第二，提供授权文件本身并不是六零远东公司的合同义务。星期六公司的邮件也没有说明双方对于提供授权文件达成了新的合意。因此，该证据不能证明六零远东公司违反了合同义务。

对于证据3的真实性，请法庭核查。对于关联性，第一，因前述通知的产生时间早于双方合同签订时间，且早于星期六公司与案外人签订的前一份商标许可合同，而前述通知没有影响星期六公司依据前合同支付商标许可费。因此，文件亦不可能成为就本合同支付商标许可费的障碍。即便星期六公司认为未支付商标许可费是由于本通知的相关规定所导致的，在本通知废止后仍然有义务向星期六公司支付费用，不会导致其付款义务的免除。

对证据4、5，六零远东公司认为：该等证据是星期六公司超出举证期限才提交的，不应被法院采纳。此外，上述证据的真实性、合法性由法院认定，关于关联性，该邮件中的说辞仅为其拒绝支付使用费的托词；从邮件内容来看，其所称不能销售产品的原因无任何证据支持，也未获六零远东公司的确认；商标注册信息及授权文件都属于公开可查的且实际上六零远东公司也根据星期六公司的要求提供了相关授权文件，星期六公司并未提出任何异议。因此，该证据与星期六公司欲证明的内容缺乏关联性。

对证据6，六零远东公司认为：该等证据是星期六公司超出举证期限才提交的，不应被法院采纳。此外，该证据仅为合同的部分材料，各份合同签署人“张泽民”的签名字样明显不同，各合同均存在部分违约条款、合同签订日期、甲方签名等留白的不符合正常商业合同签署习惯的情形，六零远东公司对该等证据的关联性不予认可。除了第二份和第四份证据之外，其他合同均无涉案商标内容，无法证明与本案存在关联。除了第五份合同外，其他合同的签订日及生效日均在涉案合同签订之前。第五份合同首页的授权代表为张伟，第六页的授权代表却由其他人经手动更改为张泽民，而该改动字样与其他张泽民签署字样存在较大差异。

对证据7及证据8，六零远东公司认为：在整体上，该等文件不构成证据的形式，只是法律法规的意见，不属于证据类型。这些文件只是倡导秩序，并不能证明这对星期六公司使用商标有直接的事实影响。关于星期六公司提出的有原件的知识产权保护合同，该合同条款中的第二条第一款指出，合同中首先列明的是商标授权使用合同，并没有限定是授权书这一种形式。同时，其中也提到，如果确实不能提供授权文件的，应当提供商品合法来源的文件，因此商标授权书并非唯一的签订合同的必备条件。

六零远东公司在二审中提交以下证据：

证据1.WIPO（世界知识产权组织）官网网页资料，拟证明涉案商标于2010年6月2日由UpcomingTMS.A.转让给六零国际公司，于2012年2月10日由六零国际公司转让给阿拉贝拉公司。

证据2.（2017）粤广广州第029766号公证书，公证内容是上述证据1的网页，证明内容同上。

证据3.证据1网页的翻译件中关于第710479A国际注册商标的部分，证明内容同上。

证据4.证据1网页的翻译件中关于第710479B国际注册商标的部分，证明内容同上。

星期六公司质证认为：证据1、2是网页打印的内容，虽经公证，但对其内容的真实性不予确认。证据3无对应的英文部分，故对其不予认可。证据4没有加盖翻译公司的公章，不符合法定形式，不能作为证据使用。由于证据3、4不予认可的理由，故证据1、2缺乏符合法律规定的翻译件，不能作为证据使用。

本院经审理查明，一审法院查明的事实，除了《再许可合同》附件A中附有第710179号商标的注册文件这一事实有误以外，其他事实属实，本院依法予以确认。

本院在二审中另查明：星期六公司原名“佛山星期六鞋业股份有限公司”，于2016年3月18日经广东省佛山市工商行政管理局核准变更名称为“星期六股份有限公司”。

涉案商标于2010年6月2日由阿普卡明公司转让给六零国际公司，并于2012年2月10日由六零国际公司转让给阿拉贝拉公司。星期六公司于2013年12月5日由其员工在电子邮件中向六零远东公司提出提供涉案商标授权文件的要求。

本院认为，本案系商标使用许可合同纠纷。根据双方诉辩意见，二审诉讼争议焦点是：1.六零远东公司是否有权签订涉案合同，许可星期六公司使用涉案商标；2.六零远东公司的行为是否构成违约；3.星期六公司的行为是否构成违约。

一、关于六零远东公司是否有权签订涉案合同，许可星期六公司使用涉案商标的问题

＜最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释＞第一百零八条规定，“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的，从其规定”。本案中，星期六公司主张六零远东公司在签订《再许可合同》（以下简称涉案合同）时并非涉案商标的所有人，也没有获得商标权人的授权，故其将涉案商标许可给星期六公司使用，是无权处分。本院认为，对于该问题应该考虑到以下事实：第一，六零远东公司并未主张其在签订涉案合同时是涉案商标的所有人，根据其与星期六公司在涉案合同中约定的“签约背景”a)，其据以签订涉案合同的权利基础是其与六零国际公司签署了许可协议而获得涉案商标的使用权，尤其是在中国拥有该权利，而在签订涉案合同时星期六公司对该事实是明确确认的。第二，六零远东公司提交的六零股份公司于2011年3月向六零远东公司、星期六公司发送的名为“与贵方（下列签署方）就Killah商标中华人民共和国区域许可权订立的自2007年春季/夏季销售旺季起生效的许可合同的转让”函件载明的内容显示，商标权人已将“KILLAH”商标使用权许可给六零远东公司，而六零国际公司、六零远东公司、星期六公司均在该函件上签字确认。第三，后来涉案商标权被转让至阿拉贝拉公司，六零远东公司提供了阿拉贝拉公司于2014年3月18日出具的授权书，该授权书载明，阿拉贝拉公司是“KILLAH”商标的所有权人，其一直知悉并承认日期为2011年10月3日的特许合同，并确认六零远东公司在签订该合同至今一直获特许授权使用“KILLAH”商标，并一直有权将“KILLAH”商标的使用权授予佛山星期六鞋业有限公司。六零远东公司还提供了六零国际公司于2014年3月19日出具的授权书，该授权书载明，六零国际公司为“KILLAH”商标的前所有权人，其一直知悉并承认日期为2011年10月3日的特许合同，并确认六零远东公司在签订该合同至今一直获特许授权使用“KILLAH”商标，并一直有权将“KILLAH”商标的使用权授予星期六公司。鉴于六零远东公司提供了前述函件、授权书等证据，该等证据结合星期六公司在签订涉案合同时确认六零远东公司签订涉案合同时享有许可星期六公司使用涉案商标的权利的事实，可以证明六零远东公司签订涉案合同时享有许可星期六公司使用涉案商标的权利这一事实具有高度可能性，而星期六公司未提供证据对此予以反驳，故本院认定六零远东公司签订涉案合同时享有许可星期六公司使用涉案商标的权利。星期六公司主张六零远东公司签订涉案合同属于无权处分缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。

关于六零远东公司的行为是否构成违约的问题。

星期六公司主张由于六零远东公司未提供商标许可使用文件，导致其不能应销售渠道的要求提供该文件，不能正常使用涉案商标，故六零远东公司构成违约。对此，本院认为，由于双方当事人未约定六零远东公司须向星期六公司提供商标许可使用授权文件，因此，该项义务是否属于合同的附随义务，而必须由六零远东履行，就必须考虑星期六公司在实际经营中是否因此而遭受无法使用该商标的阻碍和不便，以致遭致损失。从本案现有证据来看，首先，星期六公司虽然提供了多家渠道于不同年份发出的要求提供商标许可使用文件的商函以及其与多家商场签订的合同，但前述证据均不能直接证明由于六零远东公司未及时提供商标授权文件导致星期六公司的产品被下架。其次，星期六公司主张在2009年后，各大销售渠道就根据有关的文件要求经营者提供商标许可使用授权文件。从正常的商业惯例和商业经验来看，若在涉案合同履行过程中，星期六公司的确需要得到该文件，否则涉案合同无法实际履行的话，则星期六公司应当在合同签订后立即要求六零远东公司提供该文件。但根据其在本案中提供的证据显示，其迟至2013年12月5日才由其员工在电子邮件中向六零远东公司提出该要求。六零远东公司在其提出该要求后，于2014年3月27日即提供了授权文件，星期六公司之后没有再提出关于这方面的要求。由此可见，星期六公司主张的由于六零远东公司未提供商标许可使用文件导致其不能正常使用涉案商标的情况并不属实。此外，六零远东公司公证购买印有涉案商标鞋子的有关证据也证明了星期六公司实际上还在继续正常使用该商标。综上，星期六公司主张由于六零远东公司未提供商标许可使用文件导致其不能正常使用涉案商标故六零远东公司构成违约的主张缺乏依据，本院不予采纳。星期六公司请求六零远东公司返还已支付的商标许可使用费22.5万元并赔偿其经济损失，因缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

关于星期六公司的行为是否构成违约的问题。

《中华人民共和国合同法》第六十条规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。本案中，根据涉案合同约定，星期六公司应按季度向六零远东公司支付商标许可使用费，而星期六公司在支付2011年11月至2012年1月的商标许可使用费后，未再支付商标许可使用费。星期六公司主张其因六零远东公司拒不提供商标许可使用授权文件致使其不能正常使用涉案商标构成违约，其拒绝支付商标许可使用费，系依法行使同时履行抗辩权，故星期六公司不构成违约。对此，本院认为，《中华人民共和国合同法》第六十六条对同时履行抗辩权作以下规定：“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求”。而本案中涉案合同并未约定六零远东公司负有提供商标许可使用授权文件的义务，也未约定该公司提供上述文件的具体时间，同时实际上也未因此而影响星期六公司使用本案商标从而实现合同目的。另外，六零远东公司在星期六公司提出相关要求后合理期限内即向星期六公司提供了相关材料，故六零远东公司并不存在对星期六公司负有债务而未履行的情形，星期六公司主张其可以行使同时履行抗辩权不支付商标许可使用费缺乏事实及法律依据，本院不予采纳，认定星期六公司未按合同约定的时间支付商标许可费用构成违约。一审法院判决涉案合同于2015年5月5日解除，并判决六零远东公司支付商标许可使用费及利息并无不当。

综上所述，星期六公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费208235.5元，由星期六股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　　张学军

审判员　　岳利浩

审判员　　肖少杨

 

二〇一八年十二月二十九日

法官助理宋薇薇

书记员谢宜桐