专利侵权审判实务中合法来源抗辩的审查问题研究

作者:欧宏伟  信息来源:本站  发布时间:2018-09-26  浏览次数:4242 [打印此页 关闭此页]

 

  合法来源抗辩系专利侵权审判实务中一种常见的抗辩类型,其法律依据系现行专利法第70条。根据该条规定,“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”围绕合法来源抗辩,专利侵权审判实务中出现若干争议问题。本文旨在通过对相关问题的梳理,提出相应的对策,希冀能对实务有所裨益。

  一、关于合法来源抗辩的举证责任分配问题

  由现行专利法第70条的规定可知,合法来源抗辩的成立需要同时满足两个要件:一是侵权产品的使用者、许诺销售者或者销售者不知道其使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品;二是使用、许诺销售或者销售的侵权产品具有合法来源。对于该两项要件指向的待证事实,裁判者应当如何在当事人之间分配举证责任,是审判实务中的关键问题。众所周知,证明责任历来被称为“民事诉讼上之脊梁”。现行民事诉讼法第64条第1款规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”进而,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第90条第1款再次重申:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。”

  首先,关于第二个要件指向的待证事实的举证责任,实务上向无争议,均认为应当由被诉者负担。合法来源抗辩旨在让被诉者免于承担赔偿责任,属于实体抗辩,故主张抗辩者自然负有证明被诉侵权产品具有合法来源的举证义务。但对于第一个要件指向的待证事实,应当如何分配举证责任,实务中存在争议。有观点认为,“不知”的举证责任仍然应当由被诉者来负担。因为被诉者既然欲援引合法来源抗辩来实现免于承担赔偿责任的目的,自然要举证证明其既不明知也不应知所使用、许诺销售和销售的产品系未经专利权人许可而制造并售出的侵权产品。对此观点,笔者不予认同,理由在于“不知”在民事诉讼证明活动中属于消极事实,消极事实由于不发生、不存在或不被人感知,故消极事实的主张者不负有积极举证证明消极事实的举证责任,此正是罗马法上“为主张之人负有证明义务,为否认之人则无之”此一法谚的精义所在。因此,妥当的处理模式应当是由权利人来证明被诉者明知或应知被诉产品属于涉嫌专利侵权的产品,在权利人初步举证证明被诉者并非善意不知情后,被诉者可以提出反证。如果权利人无法证明被诉者明知或应知,则一般可以推定被诉者不知道所使用、许诺销售或者销售的产品系侵权产品,进而可以认定被诉者属于善意不知情。

  二、关于合法来源抗辩的审查问题

  根据现行专利法第70条的表述,合法来源抗辩成立需要同时满足两个要件:一是侵权产品使用者、许诺销售者或者销售者不知道其使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品;二是侵权产品具有合法来源。因此,审判实务中对于合法来源抗辩的审查,主要是针对上述两个要件的待证事实进行认定。因篇幅所限,本部分重点围绕销售者主张合法来源抗辩的情形展开论述。

  (一)关于销售者主观是否“不知”的认定

  根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第25条第2款的规定,不知道是指实际不知道且不应当知道。

  如前所述,鉴于“不知”是一种消极事实,故应当由权利人来初步举证证明被诉者明知或应知所销售的被诉产品为侵权产品。实务中有观点认为,鉴于专利权均要由国家知识产权局授权并面向社会公告,社会公众均可登录国家知识产权局官网查询获知专利权信息,且借由登记和公示,专利权的边界范围也得以明确。只要权利人从被诉者处购得被诉产品且最终被法院认定该产品落入专利权的保护范围,就应当推定销售者至少应知所销售的被诉产品为侵权产品,故不属于善意不知情者。对此观点,笔者不予认同,理由在于该观点对于销售者而言意味着须履行过于沉重的注意义务,不利于商品的正常流通。特别是大型零售者(如山姆、沃尔玛)其日常经营的商品动辄万计,若要求其事先就所经营的商品是否涉嫌侵犯他人专利权逐一查证,实属强人所难。况且,获得专利授权保护的产品有可能仅是产品内部的个别零部件,如果要求销售者承担事先审查义务,无疑是要求其成为精通各门技术领域的鉴定专家。这显然既不合现实,也加重了经营成本。

  虽然,“知道”包括“明知”和“应知”,但证明销售者明知殊非易事,故审判实务中权利人往往系从“应知”入手来证明销售者具有过错。实务中有观点认为,只要权利人能够证明其曾经向销售者发出警告函或律师函并证明后者收到相关函件,若事后仍然能够从销售者处取得被诉产品,则可以认定销售者对于该产品涉嫌侵权应当知情。对此观点,笔者亦不予认可,原因在于如果警告函或律师函只是泛泛提及销售者所售被诉产品涉嫌侵犯专利权,销售者即使收到这样的信函,仍然无从知悉究竟销售的是哪一款产品涉嫌侵权、侵犯的是权利人的哪项专利权。换言之,因信函所载信息量过少,不能据此认为销售者收到信函后继续销售被诉产品,就可以认定其存在“应知”的主观过错。笔者认为,欲证明销售者“应知”,则警告函或律师函上应当至少载明如下信息:(1)权利人的身份;(2)权利人主张的专利权的名称、专利号。如果是外观设计专利,应当附上相应的专利授权图片或照片;如果是实用新型或发明专利,应当附上权利要求书并明确所主张保护的是哪些权利要求;(3)被诉产品的名称。如果被诉产品曾经在其他案件中被认定构成对同一专利权的侵害,往往是最佳的证明材料。总之,发给销售者的警告函或律师函中至少应当上述三项信息。如果能够提供被诉产品曾经被认定侵犯案涉专利权的材料,最好一并附在警告函或律师函中。据此,倘若权利人能够证明销售者在收到包含前述信息的警告函或律师函后,仍然继续对外销售被诉产品,则可以认定被诉者主观上未尽到积极避免侵权的注意义务,进而可以认定销售者存在应知侵权的主观过错。例如,在孙俊义与蔡振松、苑克卿侵害实用新型专利权纠纷一案中,最高人民法院便明确指出:“判断销售者对其销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品是否知道,应当结合有关情况综合判断。比如销售者销售被诉侵权产品前销售过专利产品,或者销售者购进被诉侵权产品的价格不合理地低于专利产品市场价格等,均可以认定销售者知道其销售的是专利侵权产品。如果上述情况均不存在,仅仅是权利人向销售者发出了侵权警告函,则要对该警告函所记载的信息内容进行考察。如果该警告函记载或者附加了被诉侵权产品信息、专利权信息(专利号、专利名称、专利权证书复印件等)、侵权比对基本信息及联系人信息等,销售者收到该警告函,就应该知道其销售的是专利侵权产品。”[1]

  值得注意的是,目前审判实务中对于被诉者提交的合法来源抗辩证据,更多是从能否证明销售者所声称的来源渠道进行审查,而往往忽略了合法来源抗辩制度所强调的“合法”二字。“合法”,不仅应当理解为销售者与第三方之间存在真实的交易,还应当理解为销售者对于所交易产品的知识产权状况负有合理的注意义务。倘若销售者系具有较大经营规模的大型超市,则其在进货时理应注意审查产品有无可能存在权利瑕疵上的风险,这对于销售者而言,不属于过于沉重的负担。如采购的产品属于“三无”产品,一旦出现专利侵权争议,可以认定销售者在进货时未尽到合理的注意义务。即便销售者能够举证证明被诉产品具有合法来源,法院仍然可以依职权认定销售者不能满足合法来源抗辩成立的主观要件,进而否定其合法来源抗辩主张。在南昌市超群食品有限公司、东湖区墩子塘市场淑群水发摊与被申请人南昌亿品味食品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中,最高人民法院法院再审审查指出:“关于超群公司、淑群水发摊是否具有主观过错。正如二审法院已经指出的,超群公司、淑群水发摊同时销售涉案专利权利人亿品味公司的产品,亿品味公司产品的包装袋之上清晰标明了‘包装专利,仿冒必究’及专利号等信息,超群公司、淑群水发摊理应知晓涉案专利权的存在,并有条件对被诉侵权商品包装的合法性作出判断。”[2]可见围绕合法来源抗辩审查,法院在特定情形下可以依职权对销售者是否具有主观过错作出认定。

  (二)关于被诉产品是否具有合法来源的认定

  销售者为证明其销售的被诉产品具有合法来源,往往都会提交相应的来源渠道证据来加以证明。于裁判者而言,应当注意从销售者提交的证据的证明力、与被诉产品是否具有关联性、是否形成较为完整的证据链等方面加以综合审查。结合自身的审理实践经验,笔者总结出如下若干条操作规则:

  第一,审查销售者实施的被诉行为的性质。由专利法第70条的表述可知,制造者无权主张合法来源抗辩。如果销售者实施的被诉行为系从他人处采购原材料、零部件,再自行组装被诉产品并销售给权利人的,应当认定其实施的被诉行为性质为制造和销售。[3]即使被诉产品的原材料、零部件确系被诉者从第三方处取得的,销售者仍然无权主张合法来源抗辩。亦即对制造者提出的合法来源抗辩无须进行审查。但存在例外情形,即根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第12条第1、2款的规定,将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件制造另一产品、销售另一产品、将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品并销售的,分别被认定为专利法第11条第1款规定的使用行为、销售行为和专利法第11条第2款规定的销售行为。故如果销售者的行为属于前述例外情形的,仍然应当对其的合法来源抗辩主张进行审查。

  第二,审查销售者所主张的来源者身份信息。销售者主张被诉产品有合法来源,必须明确来源者的具体身份,同时应当提交证明该主体仍然存续的证据:来源者系自然人的,应当提供其身份证明;来源者系法人或其他组织的,应当提交相应的工商查档信息。

  第三,审查销售者提交的采购合同、订单上载明的交易时间、交易标的物、交易金额。首先,如果采购合同、订单上载明的交易时间晚于权利人购得被诉产品的时间,则可直接认定销售者的合法来源抗辩不能成立。因为销售者系认为其销售给权利人的被诉产品具有合法来源,但如果销售者的证据显示其从第三方处购入相应产品的时间晚于其销售给权利人的时间,便足以说明销售者从第三人采购的产品并非其销售给权利人的被诉产品;其次,如果采购合同、订单上载明的产品,从名称、型号、规格等细节上均无从显示与权利人指控的被诉产品具有对应关系,同样可以认为销售者的合法来源抗辩主张不能成立;最后,如果采购合同、订单上显示的产品的交易单价高于销售者销售给权利人的被诉产品单价,亦可以认为销售者的合法来源抗辩主张不能成立。基于日常生活经验法则,经营者实施交易系以牟利为目的,如果销售者一方面主张其销售给权利人的被诉产品具有合法来源,另一方面其销售给权利人的被诉产品单价相较于其主张的从第三人处进货的单价还低,显然不合交易常理。

  第四,审查销售者所主张的其与第三人之间的交易行为是否实际成立。首先,如果销售者仅是口头声称被诉产品系从第三人处进货,但未提交相应的订单、采购单或购销合同,则可以认为其的证据证明力明显偏弱,一般来讲这种情形的合法来源抗辩主张可不予采信。实务中的有一种情形,即销售者主张其与第三方之间基于长期互信从而在进货时未履行繁琐的订立程序,故无法提交购销合同、订单、采购单。对此,笔者以为,虽然现实中确不排除经营者之间的日常业务往来基于长期交易所形成的互信,在合同的订立环节存在不规范或简化手续的可能,但是,合法来源抗辩成立与否关涉权利人与抗辩人的实体权益甚巨,且销售者在日常交易中理应更规范、更谨慎地从事商业行为。从利益衡量的角度着眼,对其主张的合法来源抗辩主张课以相对较高的举证责任,应当认为不违反合法来源抗辩制度的设置本意。

  其次,要注意区分针对线下交易与线上交易,相应地对销售者提交的销售渠道的证据和证明力作适当区隔。具体来讲,在传统的实体交易模式中,销售者需要提交产品来源者经过合法注册登记的主体信息、证明交易存在的合同、证明完成付款行为的合法票据或支付凭证等符合实体交易习惯的相关证据来证明被诉产品具有合法来源。但是,对于在互联网的淘宝平台中完成的线上交易,该交易模式显然存在有别于实体交易模式的特点:一是在主体上体现为个人卖家只需要经过淘宝实名认证而不需要经过工商注册登记,买卖双方的主体信息除了可以在淘宝的后台数据查询获取之外,还会呈现在买卖双方交易时的订单信息中;二是在交易过程中当买家点击购买商品后,会形成相应订单,订单中会出现商品名称、数量、单价、折扣和总价等交易要素,因此订单可以视为双方订立了交易合同;三是合同的履行是通过物流送货以及第三方支付平台支付宝完成付款的,送货的物流信息和付款的记录都可以在订单详情中得以呈现。

  最后,要注意审查交易行为是否实际履行。交易行为的实际履行,无外乎实际交付标的物和支付相应的对价。故对实际履行证据的审查,主要看销售者能否提交相应的送货单和付款凭据。如果销售者没有提交送货单、付款凭据,则可以认为销售者主张的合法来源交易未实际履行;如果有送货单,但送货单上显示的送货人或收货人不能与第三人、销售者的身份相互对应,也可以认为销售者未完成合法来源交易已经履行完毕的举证责任;但即使有送货凭证,还要看送货单上载明的物品是否与被诉产品在名称、型号、规格上相互对应;如果有付款凭据如发票、收款收据等,则要看凭据上是否加盖相应的主体公章或有被诉者声称的第三方的签字确认。如果提交的是转账汇款凭证,则要审查付款人的身份是否能与被诉者对应(如系被诉者本人或被诉者的员工),转款的金额是否与订单、采购单、购销合同约定的金额相吻合,以及有无注明转款的具体用途。实务中常见的一种情形是销售者与其主张的交易第三方均系公司,但其提交的证明支付对价的证据则是发生在个人之间的转账凭据(俗称“走私帐”)。笔者认为,针对这种情形必须从严审查,即要注意看有无其他证据可以形成完整的证据链条证明发生在个人之间的转账行为,针对的就是销售者与第三方围绕被诉产品发生的对价支付。

  三、涉及合法来源抗辩的其他实务问题

  (一)合法来源抗辩不成立,能否直接认定被告即制造者

  实务中有观点认为,被告的合法来源抗辩如果认定不能成立,就可以认定其为侵权产品的制造者。笔者认为这种观点是对合法来源抗辩制度设计本意的误读。合法来源抗辩制度的价值,在于合理平衡专利权人与善意不知情从事许诺销售、销售或使用侵权产品的许诺销售者、销售者或使用者之间的利益。被告如果被认定系侵权产品的制造者,其无权援引合法来源抗辩来主张豁免赔偿责任。在被告合法来源抗辩成立的情形下,其的举证当然有利于协助权利人追溯侵权产品的制造源头。但对照现行专利法关于合法来源抗辩的条文表述,立法者并不要求被告必须举证证明侵权产品的制造者究系何人才能豁免损害赔偿责任,相反,只要被告能够有效证明被诉产品来源于流通交易链条的前手即可免赔。而该交易前手,有可能是制造者,也有可能仅是更上游的销售者(批发商与下级分销商的关系)。合法来源抗辩不成立,或是因为被告所主张的侵权产品来源于交易前手这一待证事实本身客观上并不存在,或是因为被告所提供的证据不足以形成优势证据,令裁判者形成“侵权产品具有合法来源”该项待证事实具有高度盖然性的内心确信。但是,不能基于合法来源抗辩主张不成立,便当然得出被告系侵权产品制造者的结论。

  (二)在同案已经查明制造者身份的情况下,应否免除销售者合法来源渠道的举证责任

  实务中有观点认为,如果专利权人在同一个案件中既起诉制造者,又起诉销售者,在同案中已经能够查明专利权人所指控的其中一个被告为制造者的情况下,可以免除销售者关于侵权产品具有合法来源的举证责任。对此笔者不予认同,理由如下:

  制造者和销售者并非专利侵权诉讼中的固有必要共同诉讼当事人。制造侵权和销售侵权均为现行专利法所规制的侵权行为类型,此两种侵权行为的实施者原则上均应当分别承担相应的侵权责任。不能基于制造侵权者的身份已经查清,就认为销售者可以不必举证证明其销售的侵权产品具有合法来源。在广州雅洁五金有限公司诉卢炳仙、杨建忠侵害外观设计专利权纠纷案中,最高人民法院明确指出,“在确认制造者生产并销售了侵权产品后,被诉的使用者、销售者并不能就此免除或减轻合法来源抗辩的举证责任。理由在于:其一,合法来源抗辩是法律赋予善意的侵权产品使用者、销售者的一种权利,根据‘谁主张、谁举证’的一般举证责任分配原则,侵权产品的使用者、销售者在行使合法来源抗辩权时,应负担举证责任,其应该举出合法获取侵权产品的证据,如购货发票或收据,以及付款凭证等。其二,对于这种特殊情况下侵权产品使用者、销售者的举证责任,也应该与存在多个中间销售环节时侵权产品使用者、销售者的举证责任相一致。最后,这样分配举证责任,既可以规范流通环节的市场秩序,也可以防止侵权产品使用者、销售者与他人窜通,以提供虚假合法来源证据的方式逃避赔偿责任。因此,侵权产品使用者、销售者与制造者就各自的行为应分别承担责任,不能因查明或认定侵权产品的制造者就当然认为被诉的使用者、销售者合法来源抗辩成立,免除其赔偿责任;也不能因为制造者承担了侵权责任,就免除不符合合法来源抗辩要件的使用者、销售者的赔偿责任。”[4]

  另外,当制造者明确自认侵权产品系由其制造,并自认作为同案被告的销售者所销售的侵权产品系直接从其处采购。于此情况下,是否仍然需要销售者举证证明产品具有合法来源呢?笔者认为,应当区分情况处理:

  一方面,如果权利人明确认可自认前述事实的被告确系侵权产品的制造者,作为被告的销售者对制造者的自认亦不持异议的,可以免除销售者关于产品具有合法来源的举证责任;另一方面,如果权利人明确表示不认可前述自认事实,或作为被告的销售者对前述自认事实不予认可的,则该销售者仍然负有举证证明产品真实来源的举证责任。如此处理,除了最高人民法院所持的上述理由外,笔者认为还基于以下两点因素考量:第一,不排除制造者与销售者恶意共谋,由不具有资力的制造者来“独揽”全部责任,待到强制执行阶段,权利人根本无法从制造者处获得足额偿付;第二,销售者所销售的侵权产品未必直接来源于制造者,而有可能来源于前手经销商。因此,销售者举证证明侵权产品的合法来源,与作为同案被告的制造者自认产品系由其制造并不冲突,因为合法来源抗辩制度的设计本意就是为了查清整个流通链条。

  (三)合法来源抗辩成立,权利人能否向被告主张合理维权开支

  在被告主张合法来源抗辩成立的情况下,权利人关于判令被告承担合理维权开支的诉请能否得到支持,也是专利侵权审判实务中经营遇到的问题。该问题的实质在于现行专利法第70条所规定的“不承担赔偿责任”,是仅指不承担侵权损害赔偿责任,还是既包括侵权损害赔偿责任,也包括合理维权开支的赔偿责任。笔者认为,对此问题应当区分情形加以把握:

  第一,权利人单独起诉销售者的,合法来源抗辩即使成立,权利人仍然可以主张合理维权开支。理由在于:侵权人赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支,是加大赔偿力度、提高侵权代价的重要手段。一方面,合法来源抗辩即使成立,销售侵权产品行为的侵权性质并未改变,而权利人的合理开支支出也是基于查证销售侵权行为而产生。如果在豁免被告损害赔偿责任的同时亦免除其承担权利人的合理维权开支,将会造成权利人和合法来源抗辩者之间利益的严重失衡,也会挫伤权利人维权的积极性;另一方面,专利侵权损害赔偿与合理开支赔偿的法律属性并不相同。前者所指的损害赔偿主要是专门针对因为行为人的侵权行为而给专利权的市场价值造成的损害,故专利法分别从侵权人的获利、权利人的损失、许可使用费的合理倍数来确定损害赔偿的计算方式,而后者并不属于专利权市场价值所受损害的范畴。此外,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第22条专门规定:“权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算”。该条规定亦能佐证,最高人民法院是倾向于将权利人的维权合理开支与损害赔偿作为两个不同的事物来加以对待。

  第二,权利人既起诉制造者,又起诉销售者,且合法来源抗辩成立的,权利人不应向合法来源抗辩者主张合理维权开支。理由在于:在制造者的身份已经查明的情况下,权利人支出的合理维权费用完全可以从制造者处得到赔偿,这也符合合法来源抗辩制度的设置本意。既如此,便不宜由不具有侵权故意的销售者来承担合理维权开支的给付,否则将过分加重无过错销售方的责任,既不利于正常商业活动往来,也不利于市场的健康发展。

(作者单位:深圳市中级人民法院)

责任编辑:孙欣

 



[1] 参见最高人民法院(2014)民申字第1045号民事裁定书。

[2] 参见最高人民法院(2017)民申1596号民事裁定书。

[3] 参见《北京市高级人民法院专利侵权判定指南(2017)》第99条第2款第2项,“将部件组装成专利产品的行为,应当认定为制造发明或者实用新型专利产品行为。”

[4] 参见最高人民法院(2013)民提字第187号民事判决书。

 

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