专利改判案件若干法律问题分析

作者:张婷  信息来源:本站  发布时间:2018-08-10  浏览次数:4300 [打印此页 关闭此页]

 

  2017年,广东省法院共审结专利一审案件5440件,二审案件1075件。其中,二审案件发改78件,发改率7.26%。通过梳理发现,部分改判案件涉及的法律问题具有普遍性和代表性,具体分析如下。

  一、功能性技术特征的认定

  飞利浦优质生活有限公司(以下简称飞利浦公司)诉佛山市顺德区巨天电器有限公司(以下简称巨天公司)侵害发明专利权纠纷一案(以下简称空气炸锅案),飞利浦公司和巨天公司均确认权利要求中的“空气导向构件”属于功能性技术特征,飞利浦公司主张专利记载这一技术特征的实施例有四个,实施例1附图1中显示截头锥形向上收缩的空气导向结构,实施例2-4揭露的使用空气导向肋的三种方式。说明书记录专利的发明目的是克服背景技术中空气在食品制备室内回旋、不能向上引导的缺陷,通过设置空气导向构件来将空气流基本上向上(在气流的径向分量基本上垂直向上弯曲)导向食品,使之受热更均匀。一审法院认为截头锥形向上收缩的空气导向结构属于功能性技术特征的内容,但被诉侵权产品的相应结构与之不同,不落入保护范围。二审法院认为,截头锥形向上收缩的空气导向结构不属于“空气导向构件”的具体实施方式,三种空气导向肋才是“空气导向构件”的具体实施方式,而被诉侵权产品与空气导向肋不相同也不等同,不落入保护范围。

1、一审案号(2015)粤知法专民初字第2395号,二审案号(2017)粤民终1125号。

  涉案专利各实施例附图:

 

  对比文件的附图

 

 

  功能性技术特征的认定是专利审判的难点,涉及到是否属于功能性技术特征的判断及功能性技术特征的内容确定等问题。

  (一)如何判断是否属于功能性技术特征

  《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《专利侵权纠纷司法解释(二)》)第八条规定,功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1规定,对产品权利要求来说,在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当时,且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。因此,并非权利要求中任何以功能或者效果来表述的技术特征都是功能性技术特征,在认定功能性技术特征时,应注意甄别。

  参考北京高院《专利侵权判定指南》第18条的表述,归纳起来,以下情形不属于功能性技术特征:1.以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征,如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等;2.使用功能性或效果性语言表述,但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。对于以上第1种情形,由于本领域技术人员能够明了这些概念所指的技术是如何实现的、其基本结构如何,在这种情况下用功能或者效果性语言,其本意只是为了简化表述,而非该技术特征“无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当”,本领域普通技术人员仅通过权利要求就可以清楚了解该特征的实施方式;对于以上第2种情形,虽然存在功能或效果性的表述,但对相应的这一特征同时也存在结构性的表述,与单纯的结构性特征相比,虽然叠加了对该结构的功能性的限定,但毫无疑问,这并不影响本领域普通技术人员可通过权利要求中相应的结构性表述来了解技术特征的实施方式,因此亦不属于功能性技术特征

  (二)如何确定功能性技术特征的内容《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《专利侵权纠纷司法解释》)第四条规定,对于在权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。因此,根据该规定,在专利侵权案件中,对于功能性技术特征的解释,应该结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同方式确定保护范围,不能将功能性技术特征理解为覆盖了所有能够实现所述功能或者效果的实施方式。

  我们注意到,在专利授权确权程序中,《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1规定,对于功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。表面上看,该规定与《专利侵权纠纷司法解释》第四条的规定相冲突,但审查指南还规定了“如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且所述技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成……则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方案……的功能性限定。”也即是说,按照相关技术领域的技术人员的认知水平,如果说明书实施例未穷尽该功能的实施方式、还存在其他替代方式的,则权利要求中不得采用该种功能性限定,需要进一步缩小范围或者不用功能性表述。因此,审查指南的该规定是有意拔高通过功能性表述获取专利授权的门槛,从而引导权利人尽量通过明确的结构性表述、而不是模糊的功能性表述来描述其技术特征。也有观点认为,审查指南这样规定会让权利人在授权和侵权程序中两头受损,建议在授权确权中采用与侵权一致的判断标准。但无论如何,为了避免社会公众无法清晰了解专利权的保护范围,增加制度成本,损害公共利益,在侵权诉讼中以实施例及其等同实施方式确定功能性技术特征的保护范围是没有问题的。

  个案情况千差万别,有时要准确找到与功能性技术特征相对应的具体实施方式并不容易。在确定该具体实施方式时,要紧扣该技术特征所需要实现的功能和效果这一核心,结合权利要求书、说明书、专利审查档案等内容来判断,对技术特征所要实现功能的解释要符合发明目的,不能仅因为表面上的结构相似或者位置相似就认定属于某一功能性技术特征的具体实施方式。

  在前述空气炸锅案中,权利要求中的“空气导向构件”属于功能性技术特征,实施例1附图1和实施例2-4均在空气炸锅底部位置设有相似的结构,其中,实施例1中的结构为“截头锥形向上收缩结构”,实施例2-4中的结构为三种不同的“空气导向肋”。飞利浦公司主张这四种实施方式均为“空气导向构件”的具体实施方式。由于实施例1相关文字记载并未揭示“空气导向构件”的具体形状和结构,附图1单独显示了截头锥形向上收缩结构,且与空气导向肋结构相似、位置相同,故飞利浦公司据此主张截头锥形向上收缩结构属于“空气导向构件”的一种实施方式,具有一定合理性。但到底是否属于,还需要进一步分析。

  说明书记载的本案专利发明目的是要克服背景技术中食品制备室内“空气回旋且不能实现向上导引”的技术缺陷,而使“将空气流基本上向上导引”,使“气流的径向分量基本上垂直向上弯曲,以使气流基本上向上流过食品”,从而使食品的受热更为均匀,结合说明书对发明目的和权利要求的相关记载,“空气导向构件”这一技术特征要实现的功能不仅仅在于要引导空气流,而且还要引导锅内空气在径向分量上基本上垂直向上弯曲。但经分析,截头锥形向上收缩结构并不能实现这一功能:首先,实施例2、3在文字部分明确记载是“空气导向构件11的两种实施方式”、实施例4明确记载为“替代实施方式”,而实施例1的文字部分并未明确记载附图1属“空气导向部件”的一种实施方式。其次,实施例1的该结构与实施例3中的结构“16”(见前述附图)在名称和具体结构上相一致,在实施例3中,结构16的作用明确仅为协助引导空气,因此,在无反证的情况下,该截头锥形向上收缩结构的功能也应认定为协助引导空气的辅助作用,不足以认定为可引导锅内空气在径向分量上基本上垂直向上弯曲的功能。再次,在无效程序中,复审委认为不能根据对比文件2的相应“凸底壁”结构就认定其具有能够基本上向上引导气流的功能,本案中情况与之类似,而飞利浦公司也未能合理解释仅凭截头锥形向上收缩结构如何实现引导锅内空气在径向分量上基本上垂直向上弯曲的功能。二审法院基于上述理由,认为实施例1附图1的截头锥形向上收缩结构不能实现“空气导向部件”的功能,不属于其具体实施方式,作出了与一审法院不同的判断。

  二、等同侵权判断

  南京路鼎搅拌桩特种技术有限公司诉广东省水利水电第三工程局有限公司侵害发明专利权纠纷案中,涉案专利为“双向搅拌桩的成桩操作方法”发明,发明主要创新点在于“双向搅拌施工法”,被诉侵权方法与专利在这一点上构成相同,二者的争议不同在于搅拌桩机的定位移位方式。专利采用的是“悬吊式”,即“起重机悬吊搅拌机到指定桩位并对中”;被诉侵权方法采用的是“液压步履式行走”,具体流程是搅拌机通过左右两侧共四个液压千斤顶将桩机顶起,使得桩机悬空,然后收起用于支撑的液压千斤顶,通过行走油缸的作用驱动横向位移,完成从上一个桩位到下一个桩位的移位和对中。一审法院认为二者不同,二审法院认为二者等同。

2、一审案号(2015)粤知法专民初字第796号;二审案号(2017)粤民终1282号。

  2017年我省因等同判断问题改判的专利案件较多,这些案件的最大共性在于并没有对是否等同进行技术上有章法、有依据的判断,而是简单套用等同规则的适用条件,给人一个不明所以的判断结论。事实上,这并不是今年的新鲜现象,而是历年的审判难点。

  (一)判断等同的标准

  《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《专利纠纷适用法律若干规定》)第十七条第二款规定,等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。《专利侵权纠纷司法解释(二)》第八条第二款规定,与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。经过比较可知,前述两种技术特征的等同标准并不同,除了本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到这一“显而易见性”标准外,对于功能性技术特征,等同的要件为“基本相同”的手段、“相同”的功能和效果,而对于其他技术特征,等同的要件为“基本相同”的手段、功能和效果,二者在功能和效果的要求上有区别。之所以这样规定,是因为功能性特征本身是以功能或效果表述的技术特征,字面含义较为宽泛,加之大量的实用新型专利未经实质审查就授权,如果对功能和效果也采用“基本相同”,会不适当地扩张专利权的保护范围。

  (二)判断等同的操作方法

  在判断是否构成等同时,关注点应该在对应技术特征上,而不是整体技术方案上,故可以借助“三步法”来使判断过程更精细、规范:

  第一,以能够相对独立实现一定技术功能、产生相对独立技术效果的最小技术单元为单位,分别拆解专利和被诉侵权产品的技术特征。对比两个技术方案,找到区别技术特征。

  第二,判断是否属于三个“基本相同”,或者功能性技术特征是否属于“一个基本相同两个相同”。其中,技术手段是基础,功能和效果也要纳入考虑。在技术手段基本相同的情况下,进一步验证功能和效果是否也基本相同或相同;如技术手段不同,也不基本相同,则无需进一步考虑功能和效果是否基本相同或相同。所谓基本相同的技术手段,应以被诉侵权行为发生日前为判断时点,属于专利所属领域惯常替换的技术特征或工作原理基本相同的技术特征。

  第三,用“显而易见性”标准进行检验。构成等同的技术特征除了第二步的要件外,还必须是本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的。这里的“本领域普通技术人员”是一个拟制的“人”,假设其知晓判断时点前所述技术领域的所有普通技术知识,能够获知该领域的所有现有技术,并具有常规实验手段,但不具有创造力。这里的“创造性”要区别于专利授权条件的“创造性”,专利授权中的创造性是专利优于现有技术,的单向差距;而这里的“创造性”则不限优劣,只要距离够即可。

  讨巧一点的做法,由于等同判断是侵权判断中的难点,而根据全面覆盖原则,只要被诉侵权产品缺少一个技术特征就不落入,因此,在有足够把握的情况下,也可以考虑在前述第一步中发现有缺少技术特征时就不作是否等同侵权的判断,直接判定不侵权。

  (三)等同侵权的把握尺度

  等同侵权应从严把握。等同侵权是对相同侵权的补充,避免他人通过一些非实质性的技术改变或替换,规避专利权利要求的字面涵义,从而逃避侵权责任,有违公平。因此,对等同侵权的适用应该从严,不能因此而损害权利要求的公示和划界功能,进而损害公共利益。最高人民法院的多个司法政策文件中都提到从严把握等同侵权的问题。《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》提到:“严格等同侵权的适用条件,探索完善等同侵权的适用规则,防止不适当地扩张保护范围。”《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》提到:“等同侵权应以手段、功能和效果基本相同并且对所属领域普通技术人员显而易见为必要条件,防止简单机械适用等同侵权或者不适当扩展其适用范围。”《关于充分发挥审判职能作用为深化科技体制改革和加快国家创新体系建设提供司法保障的意见》提到:“适度从严把握等同侵权的适用条件,避免不适当地扩张专利权保护范围,防止压缩创新空间和损害公共利益,促进集成创新、引进消化吸收再创新能力大幅增强”,等等。

  在从严保护的前提下还应区别对待。专利权的保护强度和力度应当与其创新程度和贡献相适应,考虑技术特征与发明点之间的关系。对于与专利发明点密切相关的技术特征,在认定等同范围时应从严把握;对于其他技术特征,在认定等同范围时不宜过度严苛,以更为合理地保护相关专利真正的创新点所在。

  以上案例中,二审法院查明被诉侵权方法与专利相区别的技术特征仅在于桩机移动定位方式这一技术特征。二者的手段均是通过将桩机在垂直方向上升起,再施以水平方向的力使其横向移动至指定位置并对中,采用了相同的工作原理;而经查明,在被诉侵权行为发生之前,被诉侵权方法采用的“步履式行走桩机定位”已经被专利文献公开而成为一项公开的技术,被诉侵权人水利水电公司亦确认该方法是一项通用技术,因此,二审法院认定二者属于采用基本相同的手段。同时,二者都是实现升降和运移搅拌桩机的功能,达到搅拌桩机定位的效果。并且,将在重物上方施加向上作用力的“悬吊”方式替换成在重物下方施加向上作用力的“顶起”方式,属于本领域普通技术人员无需创造性劳动即能联想到的惯常技术手段的替换。因此,二审法院通过详细论证、分析,得出二者等同这一结论。

  二审法院还指出,二者争议的该项区别技术特征不是本案专利的发明点所在,对于属于发明点的“双向搅拌施工法”,被诉侵权方法与本案专利相同。因此,构成等同这一结论也符合专利权的保护强度和力度与其创新程度和贡献相适应的司法政策。

  三、未披露完整视图的外观设计专利侵权比对

  吴华诉佛山市鑫铜门业有限公司侵害外观设计专利权纠纷系列案3中,吴华主张保护的涉案外观设计专利为门花,吴华公证保全了鑫铜公司参加展会许诺销售的宣传画册,该宣传画册展示了被诉侵权产品安装在门上的视图,被诉侵权产品的后视图没有展示。一审法院以该画册没有显示被诉侵权门花的后视图,无法对后视图进行比对为由,认定现有证据不足以认定被诉侵权产品落入专利保护范围,驳回吴华的诉讼请求。二审法院认为本案中缺乏后视图不影响比对,经比对被诉侵权产品落入专利保护范围,鑫铜公司许诺销售被诉侵权产品构成专利侵权。那么,当被诉侵权产品的视图不完整时,能否进行侵权比对呢?

3、以一审案号(2015)粤知法专民初字第1651号,二审案号(2017)粤民终252号为例。

  本案专利图片:

 

  专利法第十一条规定,认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,应当认定相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定近似。对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。因此,在进行侵权比对时,应该根据整体观察、综合判断的方法来进行,而且设计的各个部位对比对结果并非施以相同的影响力,产品正常使用时容易被观察到的、区别现有设计的设计特征更有影响;而主要由功能决定的、或者产品的材料和内部结构等不具有影响力。正是由于外观设计比对采取整体观察、综合判断的方法,而各个设计部位对整体观察的影响力不同,故有些设计因为其部位、性质等原因,对外观设计的整体影响不大,对于这类设计部位,尽管缺少,只要不影响比对结论的,也可以进行比对。有些被诉侵权产品由于性质特殊,根据一般生活经验可以高度盖然性地判断缺失视图的大概设计情况的,也可以据此情况进行比对。所以,对于被诉侵权设计缺乏完整视图的,关键要看所缺的视图是否影响“整体观察、综合判断”,进而得出是否相同或近似的结论。如果缺少相关视图,但不影响得出结论的,则可以比对;反之,则不能得出具体的比对结论,不足以认定落入保护范围。

  从许诺销售的制度设计来分析,实践中原告无法举证被诉侵权产品的完整视图、而只能举证部分视图的情形一般在只诉许诺销售侵权的情况中出现。根据一般交易习惯,在许诺销售时,宣传画册等展示的是最能体现产品设计特点的视图,既无必要、一般也不会展示全部视图。如果在进行外观设计比对时一定要所有视图均展示出来才可以认定的话,会导致只诉许诺销售侵权的案件因证据原因均难以成立,使许诺销售被诉侵权产品的行为无法得到规制,不利于尽早遏制侵权行为。

  本案中,被诉侵权产品和专利均为门花,使用方式为贴附在门上作为装饰,在正常使用时主视图是容易被观察到的部位,而后视图因被贴附在门上不可见,其他视图虽然可见但不容易被观察到,专利区别于现有设计的设计特征也主要集中在主视图,因此,主视图才对整体视觉效果产生更大影响,将被诉侵权设计与专利的主视图相比对,二者构成相同。因此,且不要说根据一般生活经验,后视图上存在设计的可能性较小,即便后视图存在设计,与专利不同,也不会影响整体观察、综合判断的结果。因此,就不能再机械地认为由于被诉侵权产品未披露完整视图而无法进行比对。

  四、现有技术/设计抗辩中证据公开的认定

  王恒凯诉佛山市顶配装饰材料有限公司(以下简称顶配公司)侵害外观设计专利权纠纷4系列案中,专利权人王恒凯是佛山市永道建材有限公司(以下简称永道公司)的股东,顶配公司公证保全了在永道公司网页“联系我们”栏目中获取一QQ联系号码、登录QQ查找该号码的空间相册、无需验证进入该QQ空间相册、点击获取相册中“最新款产品”目录下相关图片的过程。公证书显示的该照片上传时间早于本案专利申请日。一审法院认为现有证据不足以证明该图片中的产品设计构成本案专利的现有设计。二审法院认为,以上证据可以认定上传时间,且推定在上传时处于对公众公开的状态。此外,佛山市南海汇森有机玻璃制品有限公司诉佛山市三水区西南街金盛美五金制品厂侵害实用新型专利权纠纷案5中,二审法院对“1688热销市场”用户的“管理相册”证据也做了相同认定。

4、一审案号(2016)粤73民初739-741号,二审案号(2017)粤民终2072-2074号。

5、一审案号:(2017)粤73民初20号;二审案号:(2017)粤民终1999号。

  对来源于网站、销售平台、论坛、QQ空间、百度快照、微信朋友圈等渠道的证据,能否有效证明相关技术/设计在一定时间前已经向不特定公众公开的问题,不能脱离个案情况一刀切地下结论,对很多证据的把握目前亦有争议,但有些情形在我省已经逐渐形成共识。

  1.如何看待电子证据。电子数据具有技术依赖性、不稳定性和易篡改性等特点,对电子证据的认证应采取相对审慎的态度,以与电子证据这些特性相符。电子数据是民诉法第六十三条规定的法定证据形式之一,民诉法司法解释第一百零四条第二款规定能够反映案件真实情况、与待证事实相关联、来源和形式符合法律规定的证据,“应当”作为认定案件事实的依据;电子签名法第七条规定,数据电文不得仅因为其是以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的而被拒绝作为证据使用。因此,在司法实践中,我们还应防止走极端,不能仅仅因为证据属于电子数据,就以证明力低为由不予确认。对电子证据应采取不歧视的态度,综合考虑证据的获得途径、形成和保存过程、数据发布的网络平台资质和经营管理状况、所采用的技术手段等,结合在案其他证据情况作出判断。

  2.已逐渐形成的共识。首先,如果是通过公证保全的证据,则公证书的内容具备形式上的真实性,可以反映公证时相关网络数据的情况。其次,对于QQ空间的相册图片,由于技术上这种途径发布的图片上传时间是由网站后台服务器实时记录、自动生成,且网站未向用户设置图片的修改入口,数据的提供方腾讯公司在行业内具有良好的资质和管理能力,图片发布平台本身亦具有稳定性,因此,证据具备实质上的真实性,可以认定图片内容及上传时间。对于其他网络平台,查证可靠的,亦可认定。再次,虽然QQ空间的相册可以设置公开权限,但对于取证时图片处于对公众公开的状态,且发布图片的账户本身属于企业账户、或者虽属个人账户但主要用于对相关产品的推广经营的,可以推定上传图片的主要目的为公开推销相关产品,进而推定该图片在上传之时即处于对公众公开的状态。最后,以上是对一般情况的探讨,有反证的还应结合反证情况,根据证据规则予以判断,看反证是否足以推翻公证书或者反驳上传时间、对公众公开等。

  五、专利权被宣告无效后返还费用的处理

  佛山市南海区蓝飞五金加工厂(以下简称蓝飞加工厂)诉胡崇亮专利权宣告无效后返还费用纠纷案中,专利权人胡崇亮向法院起诉个体工商户蓝飞加工厂的经营者吴丰青侵害其外观设计专利权,并在一审诉讼中提交了国家知识产权局出具的外观设计专利权评价报告,该报告认为涉案专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。一审法院判决侵权成立,由吴丰青赔偿胡崇亮7万元。吴丰青不服提出上诉,并向专利复审委员会提出案涉专利无效宣告的请求。二审法院驳回上诉,维持原判。该赔偿款项已执行完毕。后专利复审委作出宣告涉案专利无效的决定。吴丰青以涉案专利已经被宣告无效、生效判决错误为由,向最高法院申请再审。最高法院认为该宣告无效决定对已经执行的判决不具有溯及力,裁定驳回再审申请。蓝飞加工厂故提起本案诉讼,请求判令胡崇亮返还所取得的专利侵权赔偿金。一审判决胡崇亮应当返还,二审改判驳回蓝飞加工厂的诉讼请求。本案引发的问题在于,专利侵权判决已执行完毕后,专利权被宣告无效的,应否返还已执行的赔偿金。

6、 一审案号(2016)粤73民初550、552-553号,二审案号(2017)粤民终212-214号。

  实用新型和外观设计专利没有经过实质审查,其稳定性具有一定的相对性,即便是经过实质审查的发明专利,也不能排除被宣告无效的可能性。被宣告无效的专利自始无效,如果无效决定对已执行完毕的文书也具有溯及力的话,会使侵权法律关系始终处于一种不稳定的状态,影响专利权人行使专利禁用权的积极性,不利于鼓励科技进步和促进经济发展。因此,宣告专利无效的决定对于已经执行完毕的专利侵权纠纷判决、调解书不具有溯及力,是处理返还专利侵权赔偿金纠纷应当遵循的基本原则。与此同时,《专利纠纷适用法律若干规定》第九条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《专利侵权纠纷司法解释(二)》)第二十九、三十条亦作出配套制度规定,分别给予被告在侵权案件中申请中止诉讼、在尚未执行前申请中止执行、终结执行的权利,使得被告在收到起诉状至被执行之前,有相对充足的时间去避免被无效专利误伤的可能,来平衡因专利无效不溯及已执行文书对被告造成的利益损失。因此,虽然现行专利法第四十七条修改了2000年专利法的相关规定,但并未动摇专利无效不溯及已执行文书这一基本原则,只是出于利益平衡考虑,增加了“但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还”的例外规定,由此可知,对于侵权生效裁判文书执行后专利被宣告无效的,以不返还为原则,返还或者赔偿为例外。即:赔偿金已执行后专利被宣告无效的应区分不同情况作出处理:1.如属权利人恶意造成他人损失的应该赔偿;2.不返还显失公平的,可以全部或部分返还;3.其他情况不予返还、不予赔偿。对显失公平的判断,可结合已执行文书的合理性、未及时无效的原因、判赔数额、专利侵权被告的经济承受能力等多种因素综合考量。

  本案中,没有证据证明胡崇亮起诉吴丰青存在主观恶意,因此本案的关键在于如不返还是否存在显失公平的情况。胡崇亮在专利侵权诉讼一审时提交了国家知识产权局出具的专利权评价报告,尽到了合理注意义务,一审据此信赖专利的稳定性作出侵权判决、二审据此未予中止审理具有合理性;吴丰青本可在收到胡崇亮的起诉状后就提起无效程序,但其一直怠于行使权利,一直到二审诉讼中才提起,延误了无效决定的作出时间;7万元的赔偿数额并不高,不会对吴丰青造成难以承受的经济影响。因此,本案并不存在显失公平的情况。

(作者单位:省法院民三庭)

责任编辑:孙欣

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